Decisión nº 09.058-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Mayo de 2009

Fecha de Resolución22 de Mayo de 2009
EmisorJuzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito
PonenteFrank Petit Da Costa
ProcedimientoUso Indebido De Derecho De Marca

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

VISTOS, con informes de la parte actora.

I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: sociedad mercantil IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de marzo del 2004, Bajo el Nº 62, Tomo 882-A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Yubiris C.G., F.J.N.C., Yonell Reyna y V.C., abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 30.065, 52.733, 78.145 y 59.043, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 20 de enero de 1995, Bajo el Nº 51, Tomo 13-A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: J.A.M.D.R., abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 58.963.

II.- ACTUACIONES EN ESTA INSTANCIA.

Suben los autos a esta Alzada, en virtud de la apelación ejercida el 05.11.2007 (f. 564, 1ª p) por el abogado J.A.M.D.R., actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, sociedad de comercio ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., contra la decisión definitiva dictada el 11.04.2007 (f. 540, 2ª p) por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró (i) con lugar el juicio de Uso Indebido de Marca seguido por la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. contra la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.; (ii) sin lugar la reconvención propuesta la compañía ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. contra la compañía IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A.; (iii) condenó a la demandada a indemnizar a la actora en la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000.000,oo); y (iv) le impuso las costas del juicio a la parte accionada.

Cumplida la distribución legal, correspondió a este Juzgado Superior Primero el conocimiento de la presente causa, quien por auto de fecha 16.01.2009 (f. 570, 2ª p) recibió el expediente, y por auto de misma fecha visto el exceso de volumen de la segunda pieza ordena abrir una nueva pieza principal denominada pieza Nº tres (03).

Por auto de fecha 26.01.2009 (f. 03, 3ª p) le dio entrada y trámite de definitiva.

En fecha 27.03.2009 (f. 04, 3ª p) la representación judicial de la parte demandada consignó escrito de Informes.

Mediante auto de fecha 27.04.2009 (f. 16, 3ª p), este Juzgado advirtió a las partes que la presente causa entró en término para dictar sentencia a partir del día 25.04.2009, inclusive.

Se entró en término para dictar sentencia, la que se profiere bajo las siguientes consideraciones.

III.- BREVE RELACIÓN DE LOS HECHOS.

Se inició el presente juicio de Uso Indebido de Marca mediante demanda interpuesta por la compañía INVERSIONES KING EXPRESS, C.A. contra la compañía ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., por ante el Juzgado distribuidor, asignándosele al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por auto de fecha 29.06.2004 (f. 47, 1ª p), el Juzgado de la causa admitió la presente demanda por los trámites del procedimiento ordinario y ordenó el emplazamiento de la demandada, a fin de que compareciera al vigésimo (20°) día de despacho siguiente a su citación, para dar contestación a la demanda.

Cumplidas las gestiones de citación, el 12.08.2004 (f. 49, 1ª p) comparece la parte demandada, mediante apoderado, y en fecha 17.08.2004 (f. 63, 1ª p) la representación judicial de la parte demandada consignó escrito de contestación de la demanda, y reconvino a la parte actora.

En fecha 24.08.2004 (f. 362, 1ª p), la apoderada judicial de la parte actora consignó escrito de alegatos

Por auto de fecha 03.09.2004 (f. 379 al 382 de la 1ª pieza) el Juzgado de la Causa declaró la inadmisibilidad de la reconvención planteada por la parte demandada.

La parte demandada-reconviniente mediante diligencias de fechas 06.09.2004 (f. 383, 1ª p) y 10.09.2004 (f. 384, 1ª p) apeló de la anterior decisión. Por auto de fecha 06.10.2004 (f. 387, 1ª p) el Juzgado de la causa oye la apelación en un solo efecto.

Por auto de fecha 04.11.2004 (f. 391, 1ª p), el Juez de la causa dicta un auto de reordenamiento (sic) del proceso y repone la causa al estado de agregar las pruebas promovidas, lo cual debía hacerse al tercer (3ª) día de despacho siguientes a la constancia en autos de la notificación de la última de las partes.

Abierto a pruebas, en fecha 27.09.2004 (f. 416, 1ª p) la representación judicial de la parte actora consignó escrito de promoción de pruebas, mientras que la representación judicial de la parte demandada hizo lo suyo en fecha 23.09.2004 (f. 405, 1ª p).

Mediante auto de fecha 05.04.2005 (f. 421, 1ª p) el Juzgado de la causa se pronunció en relación con las pruebas promovidas por las partes, negando la admisión de la prueba de informes y de la reserva de presentar otras pruebas que hiciera la parte demandada. Asi mismo negó la experticia promovida por la parte actora.

Por medio de diligencia de fecha 04.05.2005 (f. 429, 1ª p) la representación judicial de la parte demandada apeló del auto supra mencionado. Por auto de fecha 11.03.2005 (f. 430, 1ª p) el Juzgado de la causa oye la apelación formulada por la parte accionada.

En fecha 15.07.2005 (f. 556, 1ª p), el Juzgado Superior Noveno dictó sentencia declarando con lugar la apelación, revocó el auto apelado y admitió la reconvención planteada por la parte demandada.

En fecha 26.07.2005 (f. 589, 1ª p), el Juez Superior Décimo dictó sentencia pronunciándose con relación a la apelación de la parte demandada, declarándola sin lugar e inadmisibles las pruebas de de informes, testimonial del ciudadano R.D.P.L. y la reserva de aportar nuevas pruebas.

Por auto de fecha 28.10.2005 (f. 603, 1ª p), la Primera Instancia ordenó reponer la causa al estado de admisión de la reconvención y declaró nulo todo lo actuado después del escrito de contestación de la demandada. Por medio del mismo auto, admitió la reconvención y fijó el quinto (5°) día de despacho siguiente a que conste en autos la notificación para que la parte actora-reconvenida diere contestación a la reconvención.

En escrito de fecha 10.11.2005 (f. 605, 1ª p) la representación judicial de la parte actora-reconvenida consignó escrito de contestación de la reconvención interpuesta por la parte demandada.

Abierto nuevamente a pruebas el juicio, en fecha 14.12.2005 (f. 624, 1ª p) la representación judicial de la parte actora consignó escrito de promoción de pruebas, mientras que la representación judicial de la parte demandada lo hizo en fecha 12.12.2005 (f. 615, 1ª p).

Mediante auto de fecha 20.02.2006 (f. 627, 1ª p) el Juzgado de la causa se pronunció en relación con las pruebas promovidas por las partes, negando la confesión judicial espontánea promovida por la parte demandada.

En fecha 14.08.2006 el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito de Informes, mientras que la parte actora lo hizo en fecha 14.08.2006 (f. 520, 2ª p).

En fecha 11.04.2007 (f. 540, 2ª p) el Juzgado de la causa dictó sentencia mediante la cual declaró (i) con lugar el juicio de Uso Indebido de Marca seguido por la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. contra la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.; (ii) sin lugar la reconvención propuesta la compañía ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. contra la compañía IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A.; (iii) condenó a la demandada a indemnizar a la actora en la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000.000,oo); y (iv) le impuso las costas del juicio a la parte accionada.

Mediante diligencia de fecha 05.11.2007 (f. 564, 2ª p) la representación judicial de la parte demandada apeló de la anterior decisión. Dicha apelación fue oída en ambos efectos mediante auto de fecha 12.11.2008 (f. 568, 2ª p), ordenándose la remisión del expediente al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.

IV.- MOTIVACIONES PARA DECIDIR.

1.- Puntos previos.

a) De la supuesta nulidad del fallo apelado.-

Ha sido alegado por la parte demandante en su escrito de Informes, que el fallo apelado es nulo en virtud de haber incurrido en incongruencia negativa al no resolver sobre el segundo punto previo de su escrito de contestación en el que se alegó la falta de cualidad activa.

Sobre el contenido de la sentencia, ha señalado la doctrina judicial, que debe el sentenciador al dictar sentencia, cuidar el cumplimiento de las exigencias que sobre la misma hace el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece los requisitos que debe contener toda sentencia, prescribiendo que:

Artículo 243. Toda sentencia debe contener:

1. La indicación del Tribunal que la pronuncia.

2. La indicación de las partes y de sus apoderados.

3. Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

4. Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

5. Decisión expresa, positiva y lacónica con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

6. La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.

La carencia de cualquiera de estos requisitos, anula la sentencia, tal como prescribe el artículo 244 del mismo Código, cuando expresa:

Artículo 244. Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.

De lo que puede concluirse que la sentencia será declarada nula, únicamente en los siguientes casos: a) Cuando no cumpla con las determinaciones indicadas en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil; b) Cuando absuelva de la instancia; c) Por resultar contradictoria; d) Cuando no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido, y e) Cuando sea condicional o contenga ultrapetita.

Sobre el ordinal 5° del mismo artículo, ha sido doctrina reiterada de la Sala y que ratifica en su fallo del 02.08.2001 que:

(...) En diversas oportunidades esta Sala ha señalado que el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, equivale al mismo precepto que se encontraba previsto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil derogado, el cual exige que la sentencia contenga “decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”.

De esta manera, el legislador desea que la sentencia sea congruente, es decir, que guarde relación con los pedimentos del libelo de la demanda y los términos en que el demandado dio su contestación. Este requisito que la doctrina denomina ‘principio de congruencia’, tiene relación con dos deberes fundamentales:

a) Resolver sólo sobre lo alegado y b) resolver sobre todo lo alegado, para dar cumplimiento así, a otro principio de la moderna doctrina procesal, que es la exhaustividad, que según el tratadista de Derecho Procesal Civil Español, Prieto Castro, consiste en que ‘el Juez por su función, no sólo está obligado a fallar en todo caso, sino a fallar de manera total, como deber impuesto por la necesidad de someter el principio político de la suficiencia del ordenamiento jurídico del Estado, y cuyo cumplimiento implica que la sentencia contenga todas las declaraciones que la demandada y la defensa adversaria exijan, y la posible reconvención de ésta: Condena o absolución y decidir todos los puntos litigiosos, esto es, tanto los principales como los accesorios que hayan sido objeto del debate’.

En nuestro sistema procesal existe toda una tradición sobre lo que debe entenderse por problema judicial como tema y objeto de la sentencia, determinándose como tal, que el mismo queda circunscrito a los términos de la demanda y de la contestación, por lo cual el juez sólo puede resolver las cuestiones que hayan sido presentadas en esos actos.

En este sentido la Sala ha venido pronunciándose, variando únicamente en los últimos años, para considerar que, además, está igualmente obligado a decidir aquellos planteamientos, que si bien no fueron alegados en el curso del debate judicial, lo han hecho fuera de la demanda y la contestación, como los pedimentos de confesión ficta, perención, prescripción y otros similares, que al dejarlo de considerar el juez en el fallo, se produciría el vicio de omisión de pronunciamiento o incongruencia negativa.

Bajo estas premisas legales y jurisprudenciales, esta Alzada observa que de los elementos analizados por el juzgado a quo en la sentencia apelada, no hay expreso pronunciamiento las dos alegaciones previas referidas a la falta de capacidad del actor y a la falta de legitimidad activa, planteados por el demandado en su escrito de contestación a la demanda. Lo que significa que omitió pronunciamiento sobre defensas previas alegadas en la contestación. Por consiguiente, la sentencia apelada es incongruente al no contener decisión expresa, positiva y precisa sobre las dos alegaciones previas referidas a la falta de capacidad del actor y a la falta de legitimidad activa, planteados por el demandado en su escrito de contestación a la demanda, y consecuentemente es procedente su alegato de nulidad, en vista de que el fallo de la primera instancia contraviene la disposición contenida en el ordinal 5º del artículo 243 eiusdem. ASÍ SE DECLARA.

Declarada la nulidad del fallo apelado, por aplicación del artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, esta Alzada no repone la causa, asumiendo el conocimiento pleno de este asunto y entra a decidir sobre la materia controvertida. ASI SE DECLARA.

  1. De la alegada falta de capacidad del actor.

    Bajo el título de “falta de capacidad para intentar la acción propuesta”, en la contestación a la demanda la parte demandada embaraza un alegato de legitimidad de la persona del actor por carecer de la capacidad necesaria para comparecer en juicio, en virtud de que en su decir el ciudadano A.D.S.D.O., Presidente de la compañía de comercio IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. no tiene la capacidad necesaria para interponer la presente demanda, por no estar plenamente facultado para representar por sí solo a la mencionada compañía, lo cual debió hacer obligatoriamente de manera mancomunada con dos (2) de los Directores, tal y como lo establecen los estatutos de la misma.

    La parte demandada fundamentó la presente excepción en los artículos Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno de los estatutos de la mencionada firma mercantil IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., los cuales en su parte son del tenor siguiente:

    Artículo Décimo Séptimo: La Administración, Dirección y representación de la compañía corresponderá conjuntamente a un Presidente y Dos Directores…

    Artículo Décimo Octavo: El Presidente y los Directores actuando siempre en forma conjunta representan legalmente a la compañía, tienen los más amplios poderes de administración y disposición y obrar por la empresa para contratar las obligaciones que se deriven de los actos o contratos que acuerden…

    Artículo Décimo Noveno: Los miembros de la Administración, como quedó dicho, representan a la compañía de la manera más amplia, y actuando conjuntamente el Presidente y los Directores podrán…

    Ahora bien, conforme al Código de Comercio, al Código Civil y a los Estatutos de la compañía, la representación de las personas jurídicas corresponde a los directores, gerentes u otros agentes, según lo regulen sus estatutos sociales y son quienes comprometen u obligan a la compañía.

    Con apoyo en la teoría orgánica, se han registrado diversas corrientes sobre la validez o no de la actuación en juicio de un directivo de la compañía, aun cuando estatutariamente se establezca que comprometen a la compañía más de un directivo.

    Sin entrar a tomar posición sobre ese aspecto, quiere precisar este sentenciador que de la revisión de las actas procesales, se evidencia:

    (1) del Acta Constitutiva y Estatutos que el ciudadano A.D.S.D.O., ciertamente ostenta el cargo de presidente y que los ciudadanos V.M.M.D.A. y S.A.R. desempeñan el cargo de Directores de la compañía IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A.

    (2) Que establecen los estatutos sociales de la mencionada compañía que “la administración, dirección y representación de la compañía corresponderá conjuntamente a un Presidente y dos Directores”; y estos, “actuando siempre en forma conjunta representan legalmente a la compañía, tienen los mas amplios poderes de administración y disposición y obrar por la empresa para contratar las obligaciones que se deriven de los actos o contratos que acuerden”.

    (3) Que en fecha 14.05.2004, el ciudadano A.D.S.D.O. en su carácter de Presidente de la empresa mercantil IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., (f. 01, 1ª p) interpone demanda por Uso Indebido de Marca, lo cual hace asistido por los abogados D.O.R., Yubiris Del Valle C.G. y F.J.N.C..

    (4) Que posteriormente en fecha 24.08.2004, se inserta escrito en el que aparecen como firmantes los ciudadanos A.D.S.D.O., V.M.M.D.A. y S.A.R., el primero en su carácter de presidente y los dos últimos en su carácter de directores de la empresa mercantil IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. (f. 363, 1ª p), en el cual ratifican en todos y cada uno de sus términos la demanda interpuesta por el ciudadano A.D.S.D.O. en fecha 14.05.2004.

    De ese escenario se desprende con meridiana claridad que los ciudadanos V.M.M.D.A. y S.A.R., en su carácter de directores de la compañía demandante, ratificaron y convalidaron las actuaciones que había adelantado el ciudadano A.D.S.D.O., en su carácter de Presidente de la compañía actora. Luego, aun cuando no se encuentren mencionados en el libelo de demanda a los dos (2) directores, el acto posterior de ratificación evidencia su voluntad y conjunta actuación con el presidente en el presente accionar. Se subsanó así cualquier vicio en la representación de la compañía actora, por lo que mal podría este sentenciador desconocerle capacidad procesal a la parte actora para actura y estar representada en juicio. ASÍ SE ESTABLECE.-

    Luego, es improcedente el punto previo de falta de capacidad de la parte actora. ASI SE DECLARA.

  2. De la falta de cualidad activa.

    Ha alegado la parte accionada también en su contestación a la demanda, como defensa perentoria, la falta de cualidad de la parte actora para intentar el juicio, en virtud de que en su decir, la empresa demandante no tiene el carácter de titular de la marca sobre la cual trata el presente juicio y cuyo uso indebido se demanda, por cuanto los documentos en que fundamenta su pretensión no prueban que aquella efectivamente es titular de la marca o lema comercial “The King Express”.

    La falta de cualidad como defensa perentoria, fue implementada por el Código de Procedimiento Civil vigente, en su artículo 361, ya que el Código derogado, la contenía como defensa previa que generalmente por rozar con el fondo los jueces trasladaban su oportunidad de resolverla a un punto previo de la sentencia de mérito.

    El mencionado artículo 361 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

    En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar.

    Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podría éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346, cuando éstas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas. (...)

    Un proceso no puede instaurarse indiferentemente entre sujetos, sino entre aquellos que se encuentran frente a la relación material o intereses jurídicos controvertidos en la posición subjetiva de legítimos contradictores, por afirmarse titulares activos y pasivos de dicha relación. Es la cualidad como legitimación en juicio.

    Y ha explicado el maestro J.L.A., en su trabajo “Ensayos Jurídicos” p. 21, que,

    ...sentido amplísimo es sinónimo de legitimación. En esta acepción la cualidad no es una noción específica o peculiar al derecho procesal. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o de legitimidad. En el primer caso, podría muy bien hablarse de cualidad o de legitimidad activa; en el segundo, de cualidad o legitimidad pasiva. El problema de cualidad entendido de esta manera se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejerciendo concretamente un derecho jurídico o la persona contra quien se ejercita y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley le concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándola, como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera. La cualidad expresa la referencia de un poder o de un deber jurídico concreto a un sujeto determinado.

    Alegó la parte demandada que la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. carece de cualidad para exigir la pretensión contenida en la presente demanda, esto es la exclusión del uso del lema comercial “THE KING EXPRESS”, en virtud de que la actora adquirió los derechos sobre la mencionada marca comercial a través de una cesión que no ha sido registrada por la Oficina Nacional competente para ello, y que en consecuencia, dicha transferencia no surte efectos contra terceros.

    Bajo estas premisas corresponde hacer las siguientes precisiones.

    * Del Registro de la Propiedad Industrial.

    La invención de una marca o denominación comercial es producto de necesidades sociales y mercantiles, en materia de derecho marcario se advierte que es propietario de una marca o lema comercial la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro. (Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial).

    Así, cabe decir que toda patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, para tales efectos deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros (Art. 4 de la Ley de Propiedad Industrial y Art. 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina del REGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL).

    Y establce el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial, que:

    Artículo 89.- Para obtener el registro de la cesión de una patente o de una marca, el cedente y el cesionario deberán presentar la respectiva solicitud firmada por ambos o por mandatarios especiales, a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial. Dicha solicitud deberá expresar:

    a) Nombre , nacionalidad y domicilio del cedente y del cesionario o de los apoderados especiales, según el caso;

    b) Nombre y descripción de la marca o patente, productos que distingue la marca, negocio, establecimiento o actividad que distingue la denominación comercial, o marca o denominación a la cual acompaña el lema;

    c) Número y fecha del registro; y

    d) Si el cedente es propietario de otras marcas iguales o semejantes a la cedida. Junto con la solicitud se acompañará una copia simple de la misma.

    Parágrafo Único: La solicitud podrá ser hecha por una sola de las partes siempre que ésta acompañe el documento autentico de la cesión y en esta se exprese lo exigido en la letra d) de este mismo artículo.

    Del primer aparte del artículo pretranscrito se infiere que el registro de una cesión de derechos marcarios se perfeccionará con la sola presentación de la solicitud firmada por el cedente y el cesionario, o por sus mandatarios especiales según sea el caso, cumpliendo dicha solicitud con todos los requisitos taxativamente señalados, ante el órgano competente vale decir el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

    ** De las Actas del Proceso.

    La parte actora acompañó a su escrito libelado los siguientes documentos: (i) Certificado de Registro expedido en fecha 17.08.2002, en el que se le acuerda la titularidad de la marca “THE KING EXPRESS” al ciudadano A.A.V. (f. 29); (ii) Documento de Cesión realizado por ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Baruta del Estado Miranda, en el cual el ciudadano A.A.V. transfiere los derechos sobre la marca “THE KING EXPRESS” a la sociedad de comercio IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A.; y (iii) Documentos presentados ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual y visados por un funcionario competente de este organismo, por medio de los cuales se solicita el registro de la cesión llevada a cabo entre la sociedad de comercio IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. y el ciudadano A.A.V..

    Ahora bien, se evidencia a las claras que la cesión autenticada fue presentada por ante Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, lo que le genera a la compañía actora la legitimidad para actuar en juicio. Que esa cesión cumpla o no con las exigencias de ley es el derecho material que se ha de discutir en juicio y resolver al pronunciarse sobre el mérito. ASI SE ESTABLECE.-

    Luego, es improcedente la alegada falta de cualidad de la parte actora. ASI SE DECLARA.-

    1. - De la trabazón de la litis.-

    a.- Alegatos esgrimidos por la parte actora, (f. 01 al 18,1ª p):

    • Que la empresa mercantil IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. la cual tiene como objeto la de realizar negocios de exportaciones, importaciones, venta y compra de alfombras a nivel mundial, prestar los servicios de lavado, limpieza y mantenimiento de alfombras, y en general celebrar cualquier tipo de operaciones de licito comercio, es titular del nombre comercial THE KING EXPRESS, solicitud de registro Nº 98-008175, concedida en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 441, Tomo III, de fecha 17 de agosto del 2000, mediante Resolución Nº 001345.

    • Que la mencionada empresa mercantil IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. adquirió los derechos de marca del ciudadano J.A.A.V. quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de cédula de identidad Nº 11.159.089, mediante documento de Cesión de Marca Comercial de fecha 18 de marzo de 2004.

    • Que de ésta forma el ciudadano J.A.A.V. transfirió todos los derechos existentes de la marca THE KING EXPRESS a la patrocinada actora IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., con las correspondientes derivaciones según consta en contrato de cesión.

    • Que el Cedente ciudadano J.A.A.V. junto con el Cesionario empresa IMPORTACIONES KING EXPRES, C.A. elaboraron en fecha 22 de marzo de 2004 solicitud de Cesión signada con el Nº 27448, presentada por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, para proteger el nombre comercial THE KING EXPRESS.

    • Que el ciudadano J.A.A.V. antes de la Cesión de la Marca Comercial cumplió con todos los requisitos y extremos de ley concernientes al registro de la misma, como lo son; La Solicitud de Registro, Examen de Forma, Llamamiento de Oposiciones para que cualquier tercero con derecho se opusiera a dicha solicitud, cancelación de los impuestos finales de Registro.

    • Que la sociedad de comercio ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. cuyos representantes son los ciudadanos N.D.P.L., Ghilermino De Pincho y R.D.P.L., venezolanos, mayores de edad, comerciantes, de este domicilio, de Cédula de identidad Nros. V-6.891.226, V-10.863.832 y V-6.284.492, respectivamente, en su carácter de Presidente el primero, Vice-presidente el segundo y Director Gerente el tercero, introducen, venden, comercializa, importan y realizan en general actividades comerciales utilizando el nombre comercial THE KING EXPRESS en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, irrespetando el uso exclusivo y la titularidad del anterior propietario de la marca ciudadano J.A.A.V., sin contar con una autorización escrita ni de éste ni de los actuales dueños IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A.

    • Que como se puede constatar el lema comercial utilizado por la sociedad de comercio ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. es idéntica a la marca THE KING EXPRESS propiedad de la actora IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. y que en tal sentido le ha causado daños y perjuicios de montos incalculables, engañando a los medios comerciales como al público en general, impidiendo de igual manera el uso de la marca por parte de la patrocinada actora en el mercado venezolano, y vulnerando todo principio consagrado en la Constitución, en las Leyes y en los Convenios Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela relativo a la Propiedad Industrial.

    • Que en este sentido, se pueden originar una variedad de situaciones desfavorables económicamente hablando para la patrocinada actora, y se perjudica de manera directa o indirecta el prestigio de ésta.

    • Que como se podrá observar la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. en sus anuncios publicados en la revista colocan la letra “R” encerrada en un círculo induciendo de esta manera al engaño y a la confusión al público consumidor, en virtud de hacerles creer que la marca fue registrada por ellos y no por la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS. C.A.

    • Que en efecto cuando la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. utiliza en el mercado la marca en referencia, crean en el comercio tanto confusión como riesgo de asociación, ya que el consumidor pudiera pensar que la marca es del mismo titular, cosa que es falsa.

    • Que en consecuencia por todos los razonamientos expuestos se demanda a la sociedad de comercio ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., mediante sus representantes los ciudadanos N.D.P.L., Guilhermino De Pincho y R.D.P.L., por el uso y comercialización Indebida de un signo distintivo de comercio idéntico signo propiedad de la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., para que convenga o en su defecto sea condenada a lo siguiente:

    - PRIMERO: Reconocer que el uso en el comercio de la marca Nombre Comercial “THE KING EXPRESS”, es exclusivo y propiedad de la empresa mercantil IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A.

    - SEGUNDO: Resarcir a la representada actora, en virtud de que la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. con su reiterada conducta de violación a los derechos de uso exclusivo de la marca THE KING EXPRESS está causando graves daños y perjuicios a la patrocinada actora.

    - TERCERO: Abstenerse inmediatamente a partir de la fecha de esta demanda, en el uso ilegitimo e ilegal del Nombre Comercial THE KING EXPRESS.

    - CUARTO: Al pago de los daños materiales y morales de conformidad con los artículos 1185, en concordancia con el último aparte del artículo 1196 del Código Civil en concordancia con el artículo 241 de la Decisión 486, ordinal b.

    - QUINTO: Al pago de las costas y costos, honorarios profesionales de abogados, de otros profesionales o expertos que intervengan en el presente juicio, lucro cesante y demás gastos relacionados con la presente demanda.

    • Que se estima la indemnización por los daños y perjuicios en base a las siguientes consideraciones:

  3. El daño emergente y el lucro cesante por varios años sufridos por el titular del derecho como consecuencia de la infracción reiterada y constante por parte de la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.

  4. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.

  5. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que se hubieran concedido.

  6. Los costos generados por mercadeo y campañas publicitarias.

    b.- Alegatos esgrimidos por la parte demandada en la Contestación a la demanda (f. 53 al 88, 1ª p):

    • Negó que en época alguna la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. parte actora haya intentado comunicarse con la empresa demandada a los fines de informarle que había obtenido el registro de la marca o lema comercial que venía usando la demandada, de igual forma negó que el ciudadano J.A.A.V. anteriormente mencionado e identificado haya intentado comunicarse en referencia a este respecto.

    • Negó que el uso de la marca THE KING EXPRESS haya causado daño alguno a la actora en virtud de que en su decir ésta inscrita en el año 2004, al tercer día de su constitución suscribió de manera ilegítima una cesión de derechos sobre la marca con el fin de desplazar del mercado a su mayor competencia, esto es la empresa demandada.

    • Que en cambio la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ha venido explotando el ramo de limpieza, mantenimiento y venta de alfombras desde la fecha de su constitución, esto es desde el 20 de enero de 1995.

    • Negó que se haya causado algún daño o perjuicio, negó que se haya causado algún daño emergente o lucro cesante, negó que se haya causado algún daño económico, comercial o moral a la parte actora.

    • Que la confusión o riesgo de asociación se podría materializar cuando la empresa demandante publique como suya la marca que la empresa demandada ha venido utilizando desde hace más de nueve (9) años de manera constante y reiterada.

    • Negó conocer del presunto registro del que es titular la demandante sobre la marca comercial THE KING EXPRESS.

    • Que es falsa la afirmación de la actora de que ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. se ha beneficiado indebidamente del uso de la marca objeto del presente juicio, en virtud de que la empresa actora no tiene crédito ni trayectoria en el mercado, pues no ha hecho uso público de dicha marca tal y como la actora lo afirma en su libelo, por lo que mal podría decirse que ha habido un beneficio indebido.

    • Negó que en época alguna el ciudadano J.A.A.V. haya hecho uso público de la marca comercial THE KING EXPRESS o haya comercializado con la limpieza y mantenimiento de alfombras.

    • Convino en que la marca comercial empleada por ella es idéntica a la marca sobre la que recaen los supuestos derechos de registro de los cuales afirma ser titular la actora.

    • Que desde el año 1995 hasta Julio del año 2004 la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ha ordenado a su cargo y cuenta la publicación de un anuncio en la revista “Estampas”, de dichos anuncios publicitarios se desprende entre otras cosas la etiqueta “THE KING EXPRESS”, el cual en su decir fue creado y diseñado en el año 1995 por el ciudadano R.D.P.L., ut supra identificado en su carácter de Director general de la mencionada empresa y quien fungiendo como autor originario del lema comercial en cuestión le cedió a la firma mercantil de su propiedad todos y cada uno de los derechos transferibles por tal concepto.

    • Que por lo anteriormente expuesto quien debe entenderse como legítimo titular de los derechos de registro sobre la marca comercial es la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., y en este sentido tiene ésta el derecho de reivindicar la paternidad de la obra de ser necesario.

    • Que el hecho de que la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. haya usado de forma pública y notoria en el comercio por un lapso mayor a los nueve (9) años la denominación comercial “THE KING EXPRESS” debe ser protegido y considerado, en virtud del papel fundamental que juega la costumbre en la materia mercantil.

    • Que de los documentos traídos a juicio por la parte actora no puede desprenderse consecuencia alguna, por cuanto lo que nulo es, nulos efectos produce, en virtud de que dichos documentos contravienen normas relativas a la Propiedad Intelectual establecidas en la Ley y la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, por lo que están viciados de nulidad.

    Así quedó trabada la litis, correspondiendo a cada parte la carga de sus afirmaciones (art. 506 CPC). ASÍ SE DECLARA.-

    1. - Aportaciones probatorias.

  7. De la parte Actora.

    * Recaudos acompañados al escrito libelar:

    1. Marcado con la letra “B” Original del documento contentivo de la Solicitud de Registro, de fecha 11.05.1998, por medio de la cual el ciudadano J.A.A.V. solicita ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el registro del signo distintivo “THE KING EXPRESS”, (f. 24 al 26).

    2. Marcado con la letra “C” original de Recibo de fecha 23.08.2000, contentivo del pago de los Impuestos correspondientes a la solicitud de registro presentada al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, (f. 27 de la 1ª pieza).

    3. Marcado con la letra “D” copia certificada de Certificado de Registro Nº N-041-471 de fecha 17.08.2000, expedido por el Registrador (e) del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, (f. 28 al 30).

      En cuanto a los anteriores mediosprobatorios, observa este Tribunal de Alzada que se tratan de documentales visadas por un Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, funcionario adscrito al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial (Art. 273 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial –La Comisión de la Comunidad Andina-, en concordancia con el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial), que estando en el ejercicio de sus atribuciones como registrador de la propiedad industrial recibió y visó las anteriores documentales, las cuales merecen fe pública de acuerdo al artículo 39 de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Así pues, se admiten los mismos al tratarse de originales de un documento público, y se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Propiedad Industrial en concordancia con el artículo 1.359 del Código Civil, para acreditar que: (i) en fecha 11 de mayo de 1998 se presentó formalmente solicitud de registro de la marca comercial “THE KING EXPRESS” ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, la cual fue recibida y firmada por el correspondiente funcionario de turno; (ii) en fecha 23 de agosto de 2000 se cancelaron los correspondientes impuestos por concepto de derechos sobre la marca solicitada; y (iii) en fecha 11 de mayo de 1998 se presentó formalmente solicitud de registro de la marca comercial “THE KING EXPRESS” ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, la cual fue recibida y firmada por el correspondiente funcionario de turno. ASÍ SE DECLARA.-

    4. Marcado con la letra “E” copia certificada de Documento de Cesión de fecha 19.03.2004, autenticado ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el Nº 36, Tomo 20, de los Libros de Autenticaciones respectivos, por el cual el ciudadano J.A.A.V. en su carácter de cedente, cede a la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. en su carácter de cesionaria, los derechos de registro sobre la marca comercial distinguida con el lema “THE KING EXPRESS”, (f. 31 al 33 de la 1ª pieza).

      Al respecto, observa esta Superioridad que el mismo se trata de un documento autenticado traído a juicio en copia certificada, por lo que de acuerdo a el artículo 1360 del Código Civil, se le confiere pleno valor probatorio para acreditar que el ciudadano J.A.A.V., en su carácter de cedente, suscribió con la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., cesionaria, un contrato de Cesión sobre una marca comercial distinguida con el lema “THE KING EXPRESS” bajo el Nº de Registro N-041-471. ASÍ SE DECLARA.-

    5. Marcado con la letra “F” Originales de documentos contentivos de la Solicitud de Registro de Cesión, de fecha 22.05.2004, por medio del cual el ciudadano J.A.A.V. conjuntamente con la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. solicita ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el registro de la Transferencia o Cesión de la marca distinguida con el lema “THE KING EXPRESS”, (f. 34 al 36, 1ª p).

      Observa esta Alzada que se trata de una solicitud de Cesión visada por el Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, funcionario adscrito al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial (Art. 273 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial –La Comisión de la Comunidad Andina-, en concordancia con el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial), y que en el ejercicio de sus facultades como registrador de la propiedad industrial recibió y visó el anterior documento, el cual merece fe pública de acuerdo al artículo 39 de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Luego, se admite el mismo al tratarse del original de un documento público, y se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Propiedad Industrial en concordancia con el artículo 1.359 del Código Civil, para acreditar que: en fecha 22 de mayo de 2004 se presentó formalmente solicitud de registro de cesión de la marca comercial distinguida con el lema “THE KING EXPRESS” ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, la cual fue recibida y firmada por el registrador de la Propiedad Industrial de turno. ASÍ SE DECLARA.-

    6. Marcado con la letra “G” Originales de ejemplares de la revista “Estampas” encartada en el Diario “El Universal” los días Domingos, en la que aparece el aviso publicitario de ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. haciendo uso de la marca comercial distinguida con el lema “KING EXPRESS”, (f. 37 al 46, 1ª p).

      En cuanto a este medio probatorio esta Alzada le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, como prueba libre, de acuerdo con la regla de valoración sobre la base de la sana critica, establecida en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, para acreditar que la prenombrada empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ha venido publicando de manera reiterada un anuncio publicitario haciendo uso del lema comercial THE KING EXPRESS, para distinguir la actividad comercial de lavado y servicio en general de Alfombras. ASI SE DECLARA.-

      ** Las aportadas con la Contestación a la Reconvención:

    7. Original de Recibo de fecha 24.05.2005, contentivo del pago de los Impuestos correspondientes a la solicitud de cesión presentada al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, (f. 610 de la 1ª pieza).

      Al respecto, observa este sentenciador que es un Recibo emitido por un funcionario adscrito al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial (Art. 273 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial –La Comisión de la Comunidad Andina-, en concordancia con el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial). Luego, este tipo de documental, se admite al tratarse del original de un documento administrativo, y se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Propiedad Industrial en concordancia con el artículo 1.359 del Código Civil, para hacer constar que en fecha 24 de mayo de 2005 se cancelaron los correspondientes impuestos por concepto de registro de cesión de la prenombrada marca comercial distinguida con el lema “THE KING EXPRESS”. ASÍ SE DECLARA.-

      *** En el lapso de promoción de las pruebas.

    8. - Reprodujo el Mérito favorable de las siguientes documentales acompañadas al libelo de demanda:

      - Certificado de Registro Nº N-041-471, de fecha 17 de agosto de 2002, acompañado junto al libelo de demanda marcado con la letra “D”.

      - Solicitud de Cesión Nº 04712, de fecha 22 de marzo de 2004, acompañado junto al libelo de demanda marcado con la letra “F”.

      - Ejemplares de la revista “Estampas”, acompañado junto al libelo de demanda marcado con la letra “G”.

      - Original de recibo de pago de derechos de concesión emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, acompañado junto al escrito de contestación a la reconvención.

      Esta Alzada considera que promover el mérito favorable de autos, y en especial de unos documentos que rielan en el expediente, constituye una invocación forense que no requiere pronunciamiento del Tribunal, por cuanto este Juzgado Superior tiene la obligación de valorar inexorablemente todos y cada uno de los medios probatorios promovidos y evacuados debidamente por las partes en el presente juicio. Así, cabe decir que dichos documentos ya fueron objeto de análisis supra (Art. 509 y 510 Código de Procedimiento Civil). ASI SE DECLARA.

    9. - Acta emitida por el Tribunal Ejecutor de Medidas, la cual cursa inserta en el Cuaderno de Medidas, en la cual se observa todos y cada uno de los productos y servicios utilizados por la empresa demandada en la cual usaban la marca comercial distinguida con el lema THE KING EXPRESS con el símbolo de registrada.

      Con respecto al Acta emitida por el Tribunal Ejecutor de Medidas, que cursa inserta en el cuaderno de medidas, debe decirse que se trata de un documento procesal, con fuerza de documento público, y de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil, se le otorga pleno valor probatorio para acreditar lo antes expresado. ASÍ SE DECLARA.-

    10. - De la Prueba de Experticia. De conformidad con el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, solicitó la parte actora la experticia sobre los libros mercantiles y de contabilidad llevados por la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., a los fines de determinar: (i) el monto o sumatoria de las cantidades recibidas por la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. a partir del año de 1998; (ii) el monto de la utilidad neta que ha obtenido esa empresa desde el año de 1998 hasta el año 2004.

      En relación a la experticia, hay que decir que el nombramiento de los expertos no se llevó a cabo oportunamente en el lapso de evacuación de pruebas, y por cuanto ninguna de las partes solicitó la prorroga de dicho lapso la misma no se evacuó. En consecuencia, no tiene este Juzgador juicio valorativo que emitir. ASÍ SE DECLARA.-

  8. De la parte Accionada.

    * Las aportadas con la Contestación a la Demanda:

    1. Marcado con la letra “B” Copias fotostáticas de ejemplares de la revista “Estampas” encartada en el Diario “El Universal” los días Domingos, en la que aparece el aviso publicitario de ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. haciendo uso de la marca comercial distinguida con el lema “KING EXPRESS”, (f. 89 al 319 de la 1ª pieza).

      En relación a la anterior documental, se evidencia que son copias fotostáticas de la revista “Estampas” donde cursan insertos los avisos publicitarios de ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. tenidos como ciertos por la contraparte. Luego, al tratarse de reprografías simples de revistas, en principio habría que inadmitirlas como medio probatorio (art. 429 CPC), empero, como las mismas fueron ratificadas mediante la correspondiente prueba de informes, se admitirá como cualquier medio probatorio no prohibido expresamente por la ley y que se considere conducente a la demostración de la pretensión. Medios de pruebas atípicas que serán regulados por la interpretación analógica de los dispositivos legales imperantes o bajo las formas que establezca el juez. Ahora bien, las anteriores copias fotostáticas por cuanto no fueron impugnadas, se admiten como instrumentos privados, y sirven para acreditar que la prenombrada empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ha venido publicando desde el 01 de octubre de 1995 hasta el 13 de diciembre de 1998, de manera ininterrumpida y reiterada, un anuncio publicitario haciendo uso del lema comercial THE KING EXPRESS, para distinguir la actividad comercial de lavado y servicio en general de Alfombras. ASI SE DECLARA.-

    2. Marcado con la letra “c” copia simple de resultados de búsqueda de parecidos de marca, solicitado por: c. pena, con relación a la denominación THE KING EXPRESS, de fecha 25.01.1995, emitido por el Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (SARPI) hoy Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), respecto con el resultado de búsqueda de parecidos de marcas, con relación a la denominación: THE KING EXPRESS y al realizar una búsqueda en todas las clases en veintinueve folios se resumió la búsqueda automatizada realizada por el referido ente gubernamental, sin guardar semejanza con alguna solicitud, (f. 320 al 348 de la 1ª pieza).

      Observa quien sentencia que la anterior prueba documental es un documento emanado del Registro de la Propiedad Industrial, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, en copias fotostáticas de documentos administrativos, que merecen fe pública por la presunción de verz que obra sobre ellos, toda vez que no haya sido tachado ni impugnado por la contraparte. Luego, en el mismo se evidencia: (i) una búsqueda de parecidos de marca solicitada y no una solicitud de registro como lo hace ver la parte promovente en su escrito; y (ii) que aparece en dicha búsqueda de parecidos de marcas como SOLICITANTE: C. Pena, y no la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., sin embargo la misma se admite para acreditar que: en fecha 25 de enero de 1995 se realizó una búsqueda de parecidos de marcas con relación a la denominación: THE KING EXPRESS y la misma arrojo que ésta no guarda semejanza con otra solicitud. ASI SE DECLARA.-

    3. Marcado con la letra “D”, Acta Constitutiva y Estatutos de la sociedad mercantil IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., domiciliada en esta ciudad, registrada por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 62, Tomo 882 A, de fecha 16.03.2004, especialmente de los artículos Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno, en los cuales se tipificó lo siguiente: “Artículo Décimo Séptimo: La Administración, Dirección y representación de la compañía corresponderá conjuntamente a un Presidente y Dos Directores … Artículo Décimo Octavo: El Presidente y los Directores actuando siempre en forma conjunta representan legalmente a la compañía, tienen los más amplios poderes de administración y disposición y obrar por la empresa para contratar las obligaciones que se deriven de los actos o contratos que acuerden … Artículo Décimo Noveno: Los miembros de la Administración, como quedó dicho, representan a la compañía de la manera más amplia, y actuando conjuntamente el Presidente y los Directores podrán…”. (f. 349 al 360 de la 1ª pieza).

      En cuanto a este medio probatorio, este Juzgador los admite al tratarse de las copias certificados de un documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 1.360 del Código Civil para acreditar lo antes expresado. ASI SE DECLARA.-

      **En el lapso de promoción,

    4. - Reprodujo el Mérito favorable de las siguientes documentales:

      - Documento contentivo de la contestación a la demanda.

      - Acta Constitutiva y Estatutaria de la firma mercantil IMPORTACIONES KING EXPRES, C.A., acompañada al escrito de contestación a la demanda, marcada con la letra “D”.

      - Solicitud de Cesión Nº 04712, de fecha 22 de marzo de 2004, acompañado junto al libelo de demanda marcado con la letra “F”.

      - Copias fotostáticas certificadas por la Fundación A.M., acompañadas al escrito de contestación a la demanda, marcadas con la letra “B”.

      - Búsqueda de Parecidos de Marcas con relación a la denominación comercial THE KING EXPRESS emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, acompañado junto al escrito de contestación a la demanda, marcado “C”.

      Esta Alzada considera que promover el mérito favorable de autos, y en especial de unos documentos que rielan en el expediente, constituye una invocación forense que no requiere pronunciamiento del Tribunal, por cuanto este Juzgado Superior tiene la obligación de valorar inexorablemente todos y cada uno de los medios probatorios promovidos y evacuados debidamente por las partes en el presente juicio. Así, cabe decir que dichos documentos ya fueron objeto de análisis supra (Art. 509 y 510 Código de Procedimiento Civil). ASI SE DECLARA.

    5. -Notificación enviada a la revista “Estampa”, que corre inserta al folio 413, 1ª P., datada del 15.07.2004, marcada con la letra “N”, mediante la cual la compañía demandada instruye la suspensión de las publicaciones.

      Con respecto a la notificación enviada a la revista “Estampa”, se observa que se trata de una misiva emanada de la parte promovente dirigida a un tercero, sin que conste el consentimiento de éste para su promoción (art. 1372 Cciv) y además producida en copia simple (art. 429 CPC). Por lo que, no cumplidas tales formalidades, es forzoso para este sentenciador no admitir las mismas como medio probatorio. ASÍ SE DECLARA.-

    6. - Esbozo y Bosquejo elaborado por R.D.P.L., identificado supra, que cursan insertos en los folios 414 y 415, marcados con las letras “H” y “J”.

      Respecto a los bocetos marcados con las letras “H” y “J”, observa este Tribunal de Alzada que los mismos son dibujos del signo identificativo de la marca comercial THE KING EXPRESS, presuntamente realizados por el ciudadano R.D.P.L.. Ahora, considera quien aquí decide que los bocetos promovidos son eso unos bocetos no suscritos por nadie e inoponibles a la parte actora (art. 1368 Cciv), por lo que no merecen ningún tipo de fe, ni acreditan la titularidad de la marca comercial a la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. Distinto fuera que constara su inscripción en el SARPI. ASI SE DECLARA.-

    7. - Prueba de Informes del Diario El Universal, División Revista Estampas, Departamentos de Ventas, con sede en la Avenida Urdaneta, Esquina de Animas, Edificio El Universal, Nivel Mezzanina, Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, para que informe: 1.- Si en sus archivos consta que la firma mercantil ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ha contratado directa o indirectamente la publicación de avisos publicitarios en la revista Estampas desde el 1 de octubre de 1995 hasta el mes de julio de 2004. 2.- Que señale quien le suministró el arte de la publicidad contratada por ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.. 3.- De existir avisos contratados por la firma ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. pedimos que remita a este Juzgado algunas copias de dichos avisos publicitarios.

    8. - Prueba de Informes de la Fundación A.M., que sirve de Hemeroteca del Diario el Universal, Piso 6, Oficina 6_A, Municipios Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, para que informe: 1.- Si en los archivos que posee la revista Estampas del Diario El Universal existe entre el primero (1) de octubre de 1995 y el 13 de diciembre de 1998, algún aviso publicitario donde la firma ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ofrezca sus servicios. 2.- Se le requiera copia fotostática de cada una de las publicaciones efectuadas entre el primero (1) de octubre de 1995 y el 13 de diciembre de 1998, las cuales solicito se ordene remitir a este juzgado a la brevedad.

      En oficios Nº 2006-0358 y 2006-0359 del 20.02.2006 se requirieron a las mencionadas entidades informar, las cuales informaron de manera conjunta en los siguientes términos:

      “1.- Si en sus archivos consta que la firma mercantil ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ha contratado directa o indirectamente la publicación de avisos publicitarios en la revista Estampas desde el primero (1) de octubre de 1995 hasta el mes de julio de 2004.

      - En contestación a la pregunta antes formulada, le informamos que efectivamente en nuestros archivos sí consta que la firma mercantil ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. contrató los servicios de publicación de avisos publicitarios en la revista Estampas desde el primero (1) de octubre de 1995 hasta el mes de julio de 2004.

    9. - Que señale quien le suministró el arte de la publicidad contratada por ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.

      - En respuesta a la pregunta formulada anteriormente informamos que el arte de la publicidad contratada por ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. fue suministrado por el Propietario y Gerente General de la mencionada empresa, señor R.D.P., titular de la Cédula de Identidad número: V-6.284.492.

    10. - De existir avisos contratados por la firma ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. pedimos que remita a este Juzgado algunas copias de dichos avisos publicitarios.

      - En virtud de que existen avisos que fueron contratados por la firma mercantil ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. anexamos a la presente comunicación copias de algunos de los mencionados avisos MARCADOS CON LA LETRAS “A” y que fueron publicados en la Revista “Estampas” desde el año 1995.

    11. - Que informe si en los archivos que posee la revista “Estampas” del Diario El Universal existe entre el primero (1) de octubre de 1995 y el 13 de diciembre de 1998, algún aviso publicitario donde la firma ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ofrezca sus servicios.

      - En contestación a la pregunta antes formulada, le informamos que efectivamente en los archivos que posee la revista “Estampas” si consta que la firma mercantil ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. contrató los servicios de publicación de avisos publicitarios en dicha revista entre el primero (1) de octubre de 1995 y el 13 de diciembre de 1998.

    12. - Pido así mismo se requiera copia fotostática de cada una de las publicaciones efectuadas entre el primero (1) de octubre de 1995 y el 13 de diciembre de 1998, las cuales solicito se ordenen remitir a este Juzgado a la brevedad…

      - De acuerdo a lo antes solicitado, anexamos copia fotostáticas de cada una de las publicaciones efectuadas el primero (1) de octubre de 1995 y el 13 de diciembre de 1998, MARCADAS CON LA LETRA “B”.”

      Se da pleno valor probatorio para acreditar lo antes expresado, a tenor de lo establecido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.-

    13. - Prueba de Informes de la Gerencia de Recaudación y Registro y Cuentas Corrientes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con sede en la Avenida Blandin, Edificio de Mata de Coco, Sede SENIAT, Piso 3, Municipio Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, para que informe: 1.- Si consta en sus archivos, la inscripción en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la firma mercantil IMPORTACIONES THE KING EXPRESS, C.A.. 2.- Pido se le solicite que remita a este juzgado copia certificada del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de dicha empresa e informe si la misma es contribuyente y desde que fecha. 3.- Que informe si dicha empresa declaró impuesto sobre la renta, desde que fue constituida.

      En oficio Nº 2006-0361 del 20.02.2006, se requirió a la mencionada entidad informe, sin embargo la misma no informó en el lapso de evacuación de pruebas, y en virtud de que ninguna de las partes solicitó la prorroga de dicho lapso no se evacuó la presente prueba. ASI SE DECLARA.-

    14. - La testimonial del ciudadano R.D.P.L., en su carácter de Director General de la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. y presunto creador del signo distintivo de la marca comercial THE KING EXPRESS.

      En cuanto a la anterior testimonial, observa quien sentencia que al no haberse evacuado la misma, no tiene este Juzgador testimonio sobre el cual emitir juicio valorativo alguno. ASÍ SE DECLARA.-

    15. - Del mérito de la causa.-

      Señala la actora, empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., que es propietaria única y exclusiva de la marca comercial THE KING EXPRESS, empleada para distinguir servicios relacionados con el ramo de compra-venta, instalación e importación de todo tipo de alfombras y de productos de limpieza, según se desprende del Certificado de Registro signado con el Nº N- 041.471, emitido por el Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (S.A.R.P.I.) hoy Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (S.A.P.I.), en fecha 17 de agosto de 2000, vigente con vencimiento el día 17 de agosto de 2010.

      Y sostiene que (i) el lema comercial utilizado por la sociedad de comercio ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. es idéntico a la marca THE KING EXPRESS propiedad de la actora IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. y que en consecuencia le ha causado daños y perjuicios, engañando tanto a los medios comerciales como al público en general, causándose un riesgo de asociación o confusión; (ii) Que la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. en sus anuncios publicados en la revista colocan la letra “R” encerrada en un círculo induciendo de esta manera al engaño y a la confusión al público consumidor, en virtud de hacerles creer que la marca fue registrada por ellos y no por la empresa actora. Solicita que se establezca que la marca THE KING EXPRESS es de su uso exclusivo y que hay un uso indebido de marca, que le causa daños y perjuicios, daños que solicita se le resarza.

      La parte demandada ha negado que (i) en época alguna la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. parte actora haya intentado comunicarse con ella a los fines de informarle que había obtenido el registro de la marca comercial que venía usando; (ii) el uso de la marca THE KING EXPRESS haya causado daño de alguna clase a la actora en virtud de que en su decir ésta al tercer día de su constitución suscribió de manera ilegítima una cesión de derechos sobre la marca con el fin de desplazar del mercado a su mayor competencia; (iii) ha habido un beneficio indebido producto del uso de la marca en que versa el presente juicio, en virtud de que la empresa actora no tiene crédito ni trayectoria en el mercado, pues no ha hecho uso público de dicha marca tal y como la actora lo afirma en su libelo.

      Alegó la parte demandada que (i) desde el año 1995 hasta Julio del año 2004 la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ha venido publicitándose a través de la revista “Estampas”, y que de dichos anuncios publicitarios se desprende entre otras cosas la etiqueta “THE KING EXPRESS”, el cual en su decir fue creado y diseñado en el año 1995 por el ciudadano R.D.P.L., Director general de la mencionada empresa y quien fungiendo como autor originario del lema comercial en cuestión le cedió a la firma mercantil los derechos sobre esta. El hecho de ésta haya venido usando de forma pública y notoria en el comercio por un lapso mayor a los nueve (9) años la denominación comercial “THE KING EXPRESS” debe ser protegido y amparado por el derecho, en virtud del papel fundamental que juega la costumbre en la materia mercantil; (iii) por lo anteriormente expuesto quien debe entenderse como legítimo titular de los derechos de registro sobre la marca comercial es la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.

      (a) De la marca.

      Así pues, se tiene el siguiente escenario: IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. y ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., son dos sociedades de comercio que se afirman titulares de una misma marca comercial distinguida con el lema THE KING EXPRESS, una independientemente de la otra. Y corresponde entonces a esta Alzada, como primer aspecto, determinar en persona de quien recae la titularidad sobre la marca comercial THE KING EXPRESS.

      * Precisiones terminológicas.

      La marca, dice el doctor R.M.M. en sus Lecciones de Propiedad Industrial, p. 53, “es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado”. Su finalidad esencial es identificar, distinguir, resultando irrelevante su originalidad, o mérito artístico, o el grado de creación intelectual. Y comprende el signo y el producto o servicio al cual se aplica, la invención de una marca responde a necesidades sociales y mercantiles.

      En este orden de ideas, es propietario de una marca comercial la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro, según lo dispone la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 3, que textualmente dice:

      Artículo 3.- Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industriales, o de una marca, lema o denominación comerciales, o introductor de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro.

      Y sobre el mismo punto, se hace oficioso también traer a colación la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, texto normativo acogido por nuestra legislación, que expresa textualmente en su artículo 154 lo siguiente:

      Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

      Y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretando el preinsertado artículo 154 de la Decisión 486, en sentencia del 06.02.1998 (Proceso 13-IP-97), señala que se adopta el sistema atributivo, “en virtud del cual sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente”.

      Bajo la anterior prédica, se evidencia de manera clara en actas que la titularidad de la marca comercial THE KING EXPRESS recae en la empresa de comercio IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., según se desprende de certificado de registro signado con el Nº N-041.471 y de solicitud de cesión de fecha 22.05.2004, ambos documentos emanados del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (S.A.P.I.), oficina encargada del registro de la propiedad industrial. El hecho de haberlo venido usando otro, no inhabilita esta titularidad. ASI SE ESTABLECE.-

      ** Del Uso indebido de marca.

      Ahora, la precitada decisión 486 establece, en su artículo 155, los supuestos en los cuales puede una persona siendo titular de una marca puede oponerse al uso indebido de ésta:

      Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

      a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

      b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

      c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

      d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

      e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

      f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

      A mayor abundamiento ha dicho el autor R.M., p. 104, en el texto “Lecciones de Propiedad Industrial”, el derecho sobre la marca tiene dos aspectos o dimensiones. Una dimensión positiva, en el cual el titular de la marca puede usarla y disponer de ella. Y una dimensión negativa, que consiste en la facultad del titular de prohibir a terceros no autorizados la utilización o el no uso de la marca.

      Así pues, en el ejercicio de ésta segunda facultad surge el tema de confundibilidad, en el que para que se dé el riesgo de confusión, deben cumplirse dos requisitos: a) que los signos marcarios sean idénticos o a tal punto semejantes que puedan inducir al público al error (Confundibilidad visual, fonética o conceptual); y b) que las marcas enfrentadas distingan los mismos productos o servicios, productos o servicios relacionados o vinculados con éstos, que al ser identificados por una marca confundible inducirían al error.

      Por lo que debe haber la concurrencia de ambos requisitos para que se dé el supuesto de confundibilidad y consecuencialmente la procedencia del uso indebido de la marca comercial.

      De los requisitos:

    16. - Como se ha dejado establecido, y como lo han admitido las partes el signo distintivo marcario empleado por la demandada guarda perfecta identidad con el signo distintivo marcario del cual es titular la demandante.

    17. - También han admitido las partes que el negocio ejercido por estas guarda semejanza, así la demandada según se desprende de su escrito de contestación distingue la importación, exportación, instalación, venta, reparación y limpieza de alfombras, muebles y tapicería en general, y la demandante distingue la compra-venta, instalación e importación de todo tipo de alfombras y de productos de limpieza, así como de dichos productos, según se desprende del libelo de demanda.

      En consecuencia, se cumplen los extremos exigidos para considerar que hay un uso indebido de marca, que permisa al titular de la marca a reclamar que se prohíba su uso por otros. ASI SE ESTABLECE.-

      Así, habiéndose verificado el uso indebido de la marca comercial distinguida con el lema THE KING EXPRESS por parte de la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., resulta forzoso declarar con lugar el accionar de la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. y, consecuentemente, prohibirle a la compañía ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. el uso de la marca THE KING EXPRESS. ASI SE ESTABLECE.

      En consecuencia, es procedente la demanda por Uso Indebido de Marca incoada por la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., dado que como se pudo verificar, ésta en su carácter de titular de los derechos de registro sobre la marca comercial THE KING EXPRESS está plenamente facultada por la ley para prohibir a terceros la utilización de la prenombrada marca comercial. ASI SE DECIDE.

      (b) De los daños.

      De manera subsidiaria, invocando la letra b del artículo 241 de la Decisión 486, se reclaman daños materiales y morales que se dicen fueron ocasionados por la conducta de los demandados en el uso indebido de la marca THE KING EXPRESS. Esta reclamación y su conducta de posible agente material del daño fue negado por la demandada.

      * Del daño material.

      Hay, pues, una reclamación de responsabilidad civil por el uso indebido de marca con connotaciones especiales de acuerdo al tipo de responsabilidad. Una nota característica de la responsabilidad civil por hecho propio, es la intervención directa del demandado en la producción del daño, la absoluta identidad entre la persona que causa el perjuicio y la que está obligado a resarcirlo, en el sentido de que el civilmente responsable es el propio agente material del daño; en tanto que, en la responsabilidad por hecho ajeno o por hecho de las cosas, el demandado no participa directamente en la realización del daño, puesto que es una persona o una cosa que depende de él, quien materialmente causa el daño. Se distinguen, también, por el fundamento de la obligación a indemnizar, bien por culpa o por riesgo.

      El principio atinente a la responsabilidad civil por hecho propio se encuentra en el artículo 1185 del Código Civil, cuando expresa: “el que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo”.

      De la citada disposición legal se infiere que, no es suficiente que el individuo sufra un daño, sino que es necesario que el daño provenga de un hecho doloso o culpable, -intención, negligencia e imprudencia, dice el legislador-, ya que si el daño no se puede atribuir al agente, no hay obligación de responder. Elementos estos a los que hay que agregar la relación de causa a efecto entre la culpa y el daño.

      En cuanto al daño, la doctrina ha afirmado que no hay responsabilidad sin daño (cfr. Mazeaud-Tunc: Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. T. I, V. I, p. 294), conceptualizándosele como “toda forma de ofensa a las personas, a los bienes, a los derechos, si produce pérdida de un goce cualquiera garantizado por la ley en provecho del ofendido, o si priva a éste de un goce futuro que habría conseguido si no existiera la ofensa” (cfr. GIORGI, Giorgio: Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno. V. V, Libro II, p. 248). Y distinguen entre daño material y daño moral, determinándose a éste último como todo daño no patrimonial, dentro de los cuales nuestro legislador, en el artículo 1196 del Código Civil, comprende las lesiones corporales, los atentados al honor, a la reputación, a la libertad personal.

      El daño, para la doctrina mayoritaria, debe reunir las siguientes condiciones: debe ser cierto, no debe haber sido reparado, debe ser personal a quien lo reclama y debe atentar contra un derecho adquirido.

      Aunado a este predicamento, hay que señalar que el legislador pide que no sólo se reclame, si no que se pruebe su existencia –en el entendido del hecho generador del daño, mas no necesariamente su quantum- y también que se especifique el daño y sus causas.

      Ahora bien, de las actas procesales se observa que el actor solo se limitó a señalar que por el uso indebido de la marca THE KING EXPPRESS se le causó un daño, porque en virtud de la confusión que ello generó con relación a las ventas, al obtener un lucro por el uso de la marca. La pregunta es: ¿cuándo se produce ese lucro y bajo qué parámetros?. ¿En qué consiste ese beneficio indebido del demandado?. No hay en autos prueba alguna que permita determinarlo, por cuanto todos los elementos probatorios que aportara no tuvieron encaminados a comprobar la existencia de ese lucro reclamado y de los daños materiales causados, por lo que mal puede afirmarse que hubo un beneficio por el uso indebido de la marca, cuando no está acreditado ni siquiera en que consistió ese beneficio.

      Y por otra parte, no hay una especificación de en que consiste ese daño material, y no es dable al juez imaginárselos. Debió haber una especificación de los mismos. Por lo tanto, ante la ausencia de especificación de los daños materiales y de probanza, debe sucumbir la reclamación por este concepto. ASI SE DECLARA.

      **Daños Morales.

      Por otra parte, el actor reclama una indemnización por daños morales que dice le ha causado por uso indebido de la marca que ha hecho la compañía ALFOMBRAS THE KING EXPRESS C.A., daño que fue negado por la demandada.

      Con relación al reclamo sobre daños morales, esta Alzada se permite transcribir lo expresado por la Sala Civil en sentencia del 13.03.2003, dictada en el juicio BARRETO, ARIAS Y ASOCIADOS C.A., CORRETAJE DE SEGUROS.

      Dijo la Sala:

      El daño moral, es el daño no patrimonial, es aquel que no recae directamente sobre el patrimonio de una persona, o que cayendo sobre bienes objetivos, ocasione o no una lesión material en los mismos, causando una perturbación anímica en su titular, cualquiera que sea el derecho que sobre ellos se obtente. El daño moral es, pues, daño espiritual; daño inferido en derecho de estricta personalidad, o valores que pertenecen mas al campo de la afección que de la realidad material o económica. Es la lesión ocasionada en los bienes no económicos de una persona, o la repercusión afectiva desfavorable producida por daños materiales. Es decir, no se incluye la circunstancia de que el daño moral pueda originarse y de derecho se origine en multitud de ocasiones, unido como consecuencia de ofensas o daño causados en los bienes económicos del ofendido, pero cuidando de distinguir en todo caso los unos de los otros.

      El daño moral puede afectar una amplísima esfera de valores, muchas veces indefinidos e indefinibles, razón en que se asientan los grandes obstáculos encontrados hasta el presente para la regulación jurídica de estos daños.

      Diversos autores se han ocupado del tema y se sirven para caracterizar el concepto de daño moral de su aspecto de su no patrimonialidad. Asi lo hace los hermanos Mazeaud, para quienes los daños morales son todos aquellos que no pueden ser considerados como patrimoniales. En resumen el daño moral es la lesión producida en los sentimientos del hombre que, por su espiritualidad no son susceptibles de valoración económica.

      En conclusión aceptando como concepto del daño moral el que recae en el campo de la espiritualidad o de la afección, es evidente que caben en él todos los que pertenecen a esferas tan distantes como la vida, el honor, la libertad, el crédito, la capacidad o aptitud profesional, el afecto que una persona pueda sentir por otras vivos o muertos o por las cosas, etc.

      El artículo 1.196 del Código Civil, dispone:

      La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.

      El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

      El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.

      Esta disposición legal introducida en el Código Civil de 1942, establece la obligación de reparar tanto el daño material como el moral, pero faculta al Juez a acordar una indemnización a la víctima en caso de atentado al honor, a su reputación o los de su familia a su libertad personal, como también en caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. También puede conceder una indemnización a los parientes, afines o cónyuges como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.-

      El daño moral es considerado un daño no contractual, ya que se produce únicamente en el caso causado por el hecho ilícito. En estos casos para la reposición del daño moral, la víctima tiene que probar el daño material causado para que pueda establecer la relación de causalidad entre el agente material del daño y la víctima. Por esta razón el daño moral está exento de prueba.-

      En el derecho patrio el Código Civil, contempla igualmente una disposición que es el artículo 1.274 que dice:

      El deudor no queda obligado sino por los daños y perjuicios previstos o que han podido preverse al tiempo de la celebración del contrato, cuando la falta de cumplimiento de la obligación no proviene de su dolo.

      Por esta disposición legal el deudor, no queda obligado a satisfacer sino los daños y perjuicios causados al tiempo de la celebración del contrato, por lo cual el concepto del daño moral derivado del incumplimiento de un contrato, quedan afuera a no ser que sea proveniente del dolo del agente material del daño.

      Este es y ha sido el concepto imperante en la doctrina venezolana”.-

      Bajo este predicamento, hay que decir que la parte actora confunde el daño moral con un daño patrimonial, cuando orienta su reclamo de indemnización al detrimento patrimonial que le ha infligido el uso indebido de la marca, sin establecer la incidencia que ese uso indebido –anterior a su registro- lesionó su reputación. En conclusión, se desestima la reclamación de daño moral porque el reclamo de daño moral es contrario a la doctrina de la Sala antes transcrita, al confundir los daños morales que no refiere a lo patrimonial, con los daños y perjuicios materiales que tienen que ver con lo patrimonial. Y consecuentemente no comprobar la responsabilidad. ASI SE ESTABLECE.

      B.- De la Reconvención.

      Corresponde a este sentenciador pronunciarse sobre la reconvención o mutua petición planteada por la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., en su carácter de parte demandada.

      Conjuntamente con su escrito de contestación a la demanda la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. reconvino a la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., señalando:

      • Que como ha quedado suficientemente demostrado la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. es la titular indiscutible de los derechos de Autor que recaen sobre el arte denominado por la demandante reconvenida “marca comercial”.

      • Que en este sentido demanda la reivindicación de la autoría, y consecuencialmente se le reconozca a ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. la titularidad indiscutible sobre los derechos inherentes a la obra objeto de discusión en el presente juicio.

      • Que la medida de secuestro y de embargo preventivo decretada sobre los bienes de la demandada-reconviniente así como la prohibición de seguir comercializando, han causado sobre el patrimonio económico y moral de la empresa demandada graves daños y perjuicios, por lo que se reconviene a la empresa actora al pago de los daños y perjuicios.

      • Que al impedir el uso del lema comercial “THE KING EXPRESS” a la empresa demandada se le está impidiendo colocar sus productos y hacer un giro comercial ordinario de los negocios de la empresa, además de que se está cercenando el derecho de ésta de usar su nombre comercial.

      • Que al Tribunal ejecutor de medidas embargar bienes y equipos utilizados por la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., destinados a la limpieza, mantenimiento y fabricación del producto que se comercia se le impide cumplir con los contratos, pedidos y requerimientos contraídos con anterioridad al decreto de la cautelar mencionada.

      • Que al publicar un edicto en Diarios de circulación nacional, se esta lesionando gravemente el patrimonio moral y el prestigio que ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. ha fomentado y mantenido durante mas de nueve (9) años en el comercio.

      • Que en su conjunto todos esos hechos constituyen una grave lesión al patrimonio moral de la empresa demandada-reconviniente, quien en consecuencia ha incumplido con su clientela y que sometida al ludibrio público a través de publicaciones en la prensa queda gravemente perjudicada en su patrimonio moral, pues pierde credibilidad en el público.

      • Que en consecuencia por todos los razonamientos expuestos se demanda a la sociedad de comercio IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., mediante sus representantes los ciudadanos A.D.S.D.O., V.M.M.D.A. y S.A.R., para que convenga o en su defecto sea condenada a lo siguiente:

PRIMERO

Se reivindique a la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. como única y legítima titular de los derechos que se desprenden de la creación artística denominada “THE KING EXPRESS” y se ordenen todas las medidas necesarias a los fines de hacer inequívoca dicha reivindicación.

SEGUNDO

Al pago de los daños y perjuicios (daños materiales) estimados en la cantidad de Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000,oo) mensuales contados desde el día doce (12) de Julio del 2004, hasta la fecha en que se ejecute la sentencia definitiva.

TERCERO

Al pago de los daños morales causados y establecidos en la cantidad de dinero que prudencialmente estime este Juzgador.

CUARTO

A la publicación en diarios de circulación nacional, del dispositivo de la sentencia que en definitiva dicte este Tribunal, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Sobre El Derecho de Autor.

QUINTO

Al pago de la indexación monetaria, calculada en forma progresiva desde el día de hoy hasta la fecha en que sean pagadas las cantidades de dinero demandadas y correspondientes a la indemnización establecida con motivo de los daños materiales y morales causados por la actora-reconvenida en perjuicio de la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.

SEXTO

Al pago de las costas y costos causados con motivo de la presente reconvención.

En su contestación a la reconvención la parte demandante-reconvenida esgrimió los siguientes alegatos, (f. 605 al 609 de la 1ª pieza):

• Negó, rechazó y contradijo formalmente la reconvención propuesta por la parte demandada, tanto en los hechos como en el derecho.

• Que la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. es la única y exclusiva titular de la marca comercial THE KING EXPRESS, en el territorio venezolano.

• Que según se desprende de Certificado de Registro N-041-0471, aparece como titular de la marca es el ciudadano J.A.A.V., quien cedió los derechos de la marca a IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., según se desprende de documento debidamente notariado en fecha 19 de marzo de 2004, en la Notaría Pública Tercera del Municipio del Estado Miranda.

• Que según la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

• Que la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. vende, comercializa, distribuye y publicita la marca THE KING EXPRESS sin ningún tipo de autorización de los legítimos titulares.

• Que de conformidad con la Ley sobre el Derecho de Autor, esta no considera un dibujo o presunto arte como objeto para su protección, tal como lo quiere hacer ver la parte demandada-reconviniente, ya que solo protege obras del ingenio de carácter creador.

• Que habiendo sido demostrada la titularidad sobre la marca comercial THE KING EXPRESS a favor de la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. debe desestimarse la reconvención propuesta por la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.

Ahora bien, por tratarse la reconvención de una demanda, en la que se dirimen títulos o pretensiones iguales o diferentes a los esgrimidos por la actora. Este sentenciador conocedor de tal pretensión deberá analizar si la acción interpuesta por la parte demandada reconviniente procede o no en derecho.

En el presente caso se observa que la parte accionada reconviniente pretende a través de su escrito de reconvención, se le reconozca la titularidad sobre la marca comercial de su empresa, vale decir la marca identificada con el nombre o lema THE KING EXPRESS, en virtud de haber estado empleando esta marca en el comercio por más de 9 años.

Ahora, expone la doctora H.R.d.S., en su libro El Régimen de la Propiedad Industrial, (p.213), que se admite inclusive en la ley venezolana de propiedad industrial, un sistema que se ha denominado de naturaleza constitutiva postergada. El uso de la marca tiene relevancia a los fines del derecho de exclusividad por cuanto demostrándolo, el usuario puede solicitar la concesión, e incluso la nulidad del registro acordado a un tercero en perjuicio de su derecho.

De lo anterior, entiende este juzgador que el uso de la marca por un periodo de tiempo prolongado tendrá relevancia siempre y cuando se solicite la concesión de la misma, toda vez que sin contar con el correspondiente registro, el empleo de la marca en el comercio no tendrá relevancia alguna para los efectos legales.

Así pues, habiéndose dejado establecido y demostrado de manera inteligible en su debida oportunidad la titularidad de la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. sobre la marca identificada con el lema THE KING EXPRESS, resulta forzoso para este sentenciador declarar Sin Lugar la reconvención planteada por la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., en virtud de no tener ésta derecho alguno de propiedad sobre la prenombrada denominación comercial, (Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial, en concordancia con el Art. 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina del REGIMEN COMUN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL). Y ASI SE DECIDE.-

  1. DISPOSITIVA.-

En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de la Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 05.11.2007 (f. 564, 1ª p) por el abogado J.A.M.D.R., actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, sociedad de comercio ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., contra la decisión definitiva dictada el 11.04.2007 (f. 540, 2ª p) por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró (i) con lugar el juicio de Uso Indebido de Marca seguido por la empresa IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. contra la empresa ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A.; (ii) sin lugar la reconvención propuesta la compañía ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. contra la compañía IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A.; (iii) condenó a la demandada a indemnizar a la actora en la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000.000,oo); y (iv) le impuso las costas del juicio a la parte accionada.

SEGUNDO

PROCEDENTE la demanda que por Uso Indebido de Marca incoara la Sociedad de Comercio IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. contra la sociedad de Comercio ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., ambas identificadas plenamente en los autos. Y, en consecuencia, (i) se le prohíbe a la compañía ALFOMBRAS THE KING EXPRESS C.A. el uso de la marca THE KING EXPRESS.

TERCERO

IMPROCEDENTE la demanda subsidiaria de indemnización de daños materiales y morales que incoara la Sociedad de Comercio IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A. contra la sociedad de Comercio ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A., ambas identificadas plenamente en los autos.

CUARTO

SIN LUGAR la reconvención planteada por la parte demandada empresas ALFOMBRAS THE KING EXPRESS, C.A. contra la Sociedad de Comercio IMPORTACIONES KING EXPRESS, C.A., plenamente identificadas en autos.

QUINTO

Queda anulada la sentencia apelada

SEXTO

No hay costas, en vista de que no hubo vencimiento total.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA y BÁJESE en su oportunidad.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los Veinte y Dos (22) días del mes de mayo del año Dos Mil Nueve (2009). Años 199° y 150°.-

EL JUEZ,

DR. F.P.D.C.

LA SECRETARIA

Abg. FLOR CARREÑO AGUIAR.

Exp. N° 08 10117

Uso Indebido de Marca/Definitiva

Materia: Mercantil

FPD/fca/rmg

En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las doce y once minutos de la tarde. Conste,

La Secretaria,

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