Decisión nº 09-037-INT(MED)-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Marzo de 2009

Fecha de Resolución25 de Marzo de 2009
EmisorJuzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito
PonenteFrank Petit Da Costa
ProcedimientoUso Indebido De Derecho De Marca

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 25 de Marzo de 2009

198° y 150°

  1. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

    Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal, procedentes de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que en fecha 07.08.2008 (f. 192 al 207, p.3) dictó sentencia en la que casó, por defecto de actividad, la decisión dictada en fecha 18.12.2007 (f. 125 al 135, p.3) por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, consecuentemente decretó la nulidad del fallo recurrido y ordenó al Juzgado Superior que resulte competente, dicte nueva decisión corrigiendo el vicio allí censurado.

    Distribuido, por auto de fecha 05.11.2008 (f. 218, p.3) este Juzgado Superior Primero dio por recibido el presente expediente.

    Por auto de fecha 09.02.2009 (f. 220 y 221, p.3), quien suscribe el presente fallo se avocó al conocimiento de la presente causa, ordenó la notificación de la parte actora, y se advirtió a las partes, que una vez vencido el lapso que contempla el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo ninguna de ellas ejercido su derecho contemplado en el referido artículo, empezaría a transcurrir el lapso de cuarenta días calendario que tiene este Juzgador para dictar sentencia en la presente instancia.

    En fecha 23.03.2009 (f. 230, 3ª p) la codemandada compañía TODOTICKET 2004 C.A. presentó escrito de alegatos.

    Habiendo quedado notificadas ambas partes en el presente juicio y siendo ésta la oportunidad para decidir, se hace con arreglo a las siguientes consideraciones.

  2. BREVE RELACIÓN DE LOS HECHOS.-

    Se inició el presente juicio de Uso Indebido de Marca y Daños y Perjuicios, por ante el Juzgado Quinto de Municipio de esta Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante solicitud de medida innominada interpuesta en fecha 21.11.2006 (f. 05 al 44, p.1) por la sociedad mercantil VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A., domiciliada en Caracas e inscrita por ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 21 de mayo de 2.004, bajo el Nº 26, Tomo 28-ACTO, mediante apoderados judiciales, abogados en ejercicio Yubiris C.G. y N.M.L., de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 30.065 y 33.000, respectivamente, en contra de la sociedad mercantil TODOTICKET, 2.004, C.A., de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital del Estado Miranda, en fecha 22 de febrero de 2.005, bajo el Nº 96, Tomo 1.045-A, representadas por sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio A.R.D., R.R.O., M.C.S. y Á.P., de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 8.442, 91.658, 52.054 y 65.692, respectivamente; y la compañía VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, domiciliada en Estados Unidos de América y constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware (“VISA”), representada por sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio Dubraska Galárraga Ponce y A.S., de este domicilio e inscritos en el Impreabogado bajo los números 84.651 y 112.769, respectivamente.

    Habiéndose distribuido el presente expediente (f. 45, p.1), correspondió su conocimiento al Juzgado Quinto de Municipio de esta Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

    En fecha 29.11.2006 (f. 109 al 116, p.2) el Tribunal de la Causa dictó auto mediante el cual declaró con lugar la medida cautelar innominada solicitada por la sociedad mercantil VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., en contra de las sociedades mercantiles TODOTICKET 2004, C.A., y VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION.

    En fecha 18.12.2006 (f. 138, p.2), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, libró oficio Nº 2.006-2957, dirigido al Juzgado Quinto de Municipio de esta Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que remita la totalidad del expediente Nº S-4016, nomenclatura de ese Tribunal, contentivo de la solicitud de inspección judicial solicitada por la sociedad mercantil VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A.; en virtud de la demanda que cursa en ese despacho.

    Por auto de fecha 18.12.2006 (f. 141, p.2), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio por recibido y visto el expediente Nº 5.662, proveniente del Juzgado Quinto de Municipio de esta Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo de la Medida de Protección Marcaría, dictada por el precitado Tribunal.

    En fecha 21.03.2007 (f. 142 al 158 y f. 159 al 172, p.2) la representación judicial de las partes codemandadas, consignaron sendos escritos de oposición a la medida cautelar innominada decretada.

    En fecha 28.03.2007 (f. 209 al 212, p.2) la representación judicial de la parte codemandada, sociedad mercantil TODOTICKET, 2004, C.A., consignó escrito de promoción de pruebas en la incidencia de oposición a la medida.

    En fecha 29.03.2007 (f. 223 al 225, p.2) la representación judicial de la parte codemandada, sociedad mercantil VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, consignó escrito de promoción de pruebas en la incidencia de oposición a la medida.

    Mediante diligencia de fecha 09.04.2007 (f. 226 al 246, p.2) la representación judicial de la parte demandante, sociedad mercantil VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., consignó escrito de fundamentos legales con ocasión a la oposición a la medida.

    Por auto de fecha 08.05.2007 (f. 826 al 830, p.2) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió las pruebas promovidas por las partes, desechando solo la prueba de mérito favorable de los autos promovida por la parte codemandada, sociedad mercantil TODOTICKET, C.A.

    En fecha 10.07.2007 (f. 842 al 855, p.2) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto mediante el cual declaró sin lugar la oposición a la medida cautelar decretada y ratificó en todas y cada una de sus partes la medida cautelar decretada por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29.11.2006.

    Hubo recusación y pasaron los autos al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.

    En diligencias de fecha 11.07.2007 (f. 857 y 858, p.2) la representación judicial de las partes codemandadas, se dieron por notificadas de la decisión de fecha 10.07.2007 y apelaron de la misma.

    Por auto de fecha 24.10.2007 (f. 02, p.3) el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oyó la apelación en un solo efecto.

    Habiéndose distribuido el presente expediente (f. 05, p.3), correspondió su conocimiento al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien en fecha 06.11.2007 lo dio por recibido.

    En fecha 21.11.2007 (f. 07 al 27, 67 al 89 y 91 al 115, p.3), la representación judicial de las partes codemandadas consignaron sendos escritos de informes en la presente incidencia. Por su parte, la demandante hizo lo propio.

    En fecha 04.12.2007 (f. 116 al 124, p.3), la representación judicial de la parte codemandada VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, consignó escrito de observaciones a los informes.

    En fecha 18.12.2007 (f. 125 al 135, p.3) el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto mediante el cual declaró sin lugar la apelación intentada por las codemandadas, consecuentemente ratificó la sentencia de fecha 10 de julio de 2007.

    En fechas 09.01.2008 y 07.02.2008 (f. 136 y 140, p.3), la representación judicial de la parte codemandada TODOTICKET 2004, C.A., anunció recurso de casación en contra de la sentencia de fecha 18.12.2007.

    En fechas 11.01.2008 y 18.01.2008 (f. 137 y 139, p.3), la representación judicial de la parte codemandada VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, anunció recurso de casación en contra de la sentencia de fecha 18.12.2007. En fecha 14.01.2008 (f. 138, p.3), la representación judicial de la parte demandante VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., anunció Recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha 18.12.2007.

    Por auto de fecha 14.02.2008 (f. 144 al 147, p.3) el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió el recurso de casación propuesto y habiéndose tramitado el mismo por ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 07.08.2008 (f. 192 al 207) la referida Sala casa la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 18.12.2007, declaró su nulidad y ordenó al Juez Superior que resulte competente dicte nueva decisión corrigiendo el vicio detectado.

  3. MOTIVACIONES PARA DECIDIR.

    La materia a decidir en la presente incidencia de reenvío, constituye la apelación interpuesta en fecha 11.07.2007 y 16.07.2007 (f. 857 al 859, p.2), por la representación judicial de las partes codemandadas, compañías TODOTICKET 2004, C.A., y VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, contra la decisión interlocutoria dictada el 10.07.2007 (f. 842 al 855) por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia e lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que ratificó en todas y cada una de sus partes la medida cautelar decretada por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de noviembre de 2006.

    1. - De la solicitud cautelar.

      En su escrito, la parte actora solicitó y fundamentó la medida cautelar innominada en la siguiente forma:

      (...) Entre los innumerables perjuicios inmediatos que ocasionaría el permitir la utilización del signo VALE para distinguir una tarjeta canjeable del bono alimenticio de los trabajadores: a) Principalmente, el potencial engaño que se le ocasionaría a los consumidores y comercializadores al momento de seleccionar una tarjeta por otras haciéndoles creer que se trata de la misma que durante todo este tiempo han estado comercializando confiando en su fama y notoriedad en el buen servicio. Dentro del término “consumidor” cabe destacar a la audiencia en general a las empresas de distribución y venta de alimentos, empresas públicas y privadas que adquieren dicho producto para sus trabajadores, y en general, cualquier empresa de servicios que pueda contratar con ésta; b) Daño a la reputación o al prestigio de la marca, cuando el consumidor cree que el servicio con la marca infractora es el legítimo y atribuye al propietario original de la marca. La destrucción del buen nombre y prestigio de una marca puede, con el transcurso del tiempo, ocasionar la desaparición del servicio del mercado motivado por la pérdida de clientela. Esto es más factible si el mercado es invadido por empresas que presten este servicio y no cumplan con los requisitos y permisologías que establecen las leyes venezolanas al respecto c) Pérdidas económicas derivadas de la cantidad de servicios (espacios publicitarios) de los que estaría privado de comercializar, como resultado directo del uso ilegal realizado por el infractor; d) La confusión y la dilución del poder distintivo de la marca VALEVEN y VALEVEN ALIMENTACIÓN (marcas registradas por nuestra representada), y el debilitamiento de su asociación con los servicios de bonos de alimentación que distinguen comercialmente entre el público al cual están dirigidas. Estos perjuicios han sido reconocidos universalmente por la doctrina como los daños más inmediatos que pueden sufrir una marca por efecto de su uso ilegítimo por parte de quien no es su propietario.

      Por lo tanto, todas estas lesiones constituyen perturbaciones al normal ejercicio de los derechos de uso, goce y disfrute que nuestra representada tienen sobre las mismas, que ameritan que con la urgencia del caso, este Tribunal proceda a decretar las medidas cautelares para la protección de los derechos de propiedad sobre la marca VALEVEN y derecho de autor sobre el sistema de tickets canjeables y bonos de alimentación creados por nuestra representada identificados como obra bajo la denominación de EL TICKET QUE SI VALE y el logotipo VALEVEN.

      Por lo tanto, permitir el uso ilegal del signo VALE o un signo parecido va en franco detrimento del derecho constitucional de los consumidores a poder disfrutar de bienes y servicios de calidad, así como a una información engañosa sobre el origen y características de los productos de los productos y servicios que consumen, según se encuentra reconocido en el artículo 117 de la Constitución.

      Mediante auto de fecha 29.11.2006 (f. 109 al 116, p.2), el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decretó la medida cautelar innominada solicitada por la parte actora, con fundamento en lo siguiente:

      (...) En consecuencia habiendo quedado establecido que la solicitante, VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., goza de presunción razonable a su favor en cuanto al buen derecho sobre la cual funda su pretensión así como la presunta infracción de sus derechos marcarios por parte de TODOTICKET 2004, C.A., quien ha incorporado la marca VALE, dentro del nombre de su producto y/o servicio (tarjeta electrónica) TODO TICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE, que en principio y por prestar además servicios similares a la ofrecida por la aquí solicitante, pudiera guardar íntima relación con los servicios y/o productos que identifican la marca VALE cuyo titular es la solicitante, que identifica los productos y servicios dedicados al mercado de tickets, cupones impresos canjeables para alimentación y servicios financieros a través de tarjetas electrónicas (contenida en la clase internacional 36), de acuerdo a lo previsto en la vigente Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores que prevé el bono de alimentación para los trabajadores; presunciones estas que llevan a la convicción que en el presente caso se encuentran cumplidos todos los extremos legales establecidos en la referida sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, así como en los artículos 154 y 155 literales a), b), c), d), y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y artículos 245, 246 y 247 del mismo cuerpo normativo y cumplidos también como se hayan los requisitos previstos en los artículos 111 de la Ley Sobre el Derecho de Autor y artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es: Demostrada la titularidad única, exclusiva y absoluta que posee la empresa VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A. sobre las marcas VALEVEN, VALEVEN ALIMENTACIÓN, y VALEVEN (Etiqueta) y sobre el nombre comercial VALEVEN para identificar entre otros, servicios relacionados con el mercado de tickets canjeables de alimentación que contienen el signo distintivo “VALE” tanto en su marca y nombre comercial. Asimismo, ha quedado plenamente demostrado que la empresa denunciada como infractora TODOTICKET 2004, C.A., ha introducido al mercado de gestión del bono de alimentación previsto en la ley especial sobre la materia, una tarjeta electrónica para canjear igualmente bienes y servicios de alimentación, en cuya denominación TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE, en cuya denominación utiliza el signo VALE, lo que constituye el uso no autorizado de un signo distintivo cuya exclusividad corresponde a otra persona jurídica, lo que de acuerdo a la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2004, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo, en el procedimiento de medidas de protección cautelar iniciada por WARNER LAMBERT COMPANY contra LABORATORIOS LETI, S.A.V., y otros, al artículo 155 de la Decisión 486 y la Ley Sobre Derechos de Autor, hace surgir la presunción juri et de jure de que existe el riesgo de confusión en el público consumidor y empresas o establecimientos comerciales, toda vez que el producto introducido en el público consumidor y empresas o establecimientos comerciales, toda vez que el producto introducido en el mercado por la presunta infractora coincide respecto a la misma categoría de servicios y productos que explota la solicitante, y finalmente encontrando el tribunal que existe el riesgo manifiesto de que se produzcan una serie de daños y perjuicios de continuarse con la utilización del signo VALE por parte de TODOTICKET 2004, C.A., no solo el ya señalado, referido al potencial error en que se le induciría a los consumidores y comercializadores al momento de seleccionar una tarjeta o ticket canjeable de alimentación, sino también existiendo el posible daño a la reputación o al prestigio de la marca, el riesgo de la confusión y la dilución del poder distintivo de las marcas VALEVEN, VALEVEN ALIMENTACIÓN y VALEVEN (Etiqueta), perjuicios más inmediatos que puede sufrir una marca por efecto de su uso ilegítimo por parte de quien no es titular de los derechos marcarios, este Tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en la señalada sentencia de fecha 30 de septiembre de 2004, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo, en el procedimiento de medidas de protección cautelar iniciada por WARNER LAMBERT COMPANY contra LABORATORIOS LETI, S.A.V., y otros, en los artículos 245 y 246, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, artículo 11 de la Ley Sobre el Derecho de Autor, y el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, vista la urgencia del caso, decreta las siguientes medidas cautelares para preservar el derecho que posee la solicitante sobre las marcas VALEVEN, VALEVEN ALIMENTACIÓN, VALEVEN (Etiqueta) y VALEVEN como denominación comercial.”

      En su momento procesal, la parte demandada fundamentó su oposición a la medida cautelar innominada solicitada por la parte demandante, en la siguiente forma:

      * De la sociedad mercantil Todoticket 2004, C.A. (f. 142 al 158, p.2):

      (…) Con tal manera de resolver, otorgándole derechos exclusivos a TICKETVEN sobre el signo distintivo VALE, el Juez de Municipio, violó el principio del Juez natural, pues es el órgano administrativo competente quien tiene la jurisdicción para otorgar a quien resulte ganancioso en dicho procedimiento administrativo el derecho de propiedad y uso de la marca, lo que violentó el Juez de la cautelar quien asumiendo facultades que no tiene, atribuyéndose las que le corresponde al órgano administrativo, resolviendo lo que a éste le toca resolver, infringiendo el derecho constitucional de las demandadas a ser juzgadas por sus jueces naturales y, consecuencialmente, sus derechos a la defensa y al debido proceso.

      A pesar de que la falta de titularidad del solicitante de la medida y la falta de jurisdicción del Juez de Municipio que dictó la misma con argumentos demoledores para que sea suspendida la cautelar dictada, sin embargo, argumentamos que el Juez de Municipio no valoró si existían o no las razones de urgencia necesarias para dictar la medida cautelar cuestionada, ni tampoco fue acreditada la presunción de buen derecho.

      (…)

      Pues bien, esta representación sostiene en primer lugar, que el Juez de Municipio cuando afirma que, “está demostrada la titularidad única y exclusiva y absoluta sobre las marcas (sic) “VALEVEN, VALEVEN ALIMENTACIÓN Y VALEVEN, y sobre el nombre comercial VALEVEN”, parte de un falso supuesto pues en los autos, no está demostrado que el SAPI se hubiese pronunciado sobre la exclusividad del signo VALE; por tanto, no se puede considerar al accionante como su propietario exclusivo. Más aún, no señala el Tribunal cual es el título que acredita tal titulariza, lo que destruye la presunción de buen derecho; y a pesar de ello, se dio a favor de TICKETVEN la protección marcaria sobre el signo “VALE” aún cuando el SAPI no se ha pronunciado sobre su exclusividad, aparte que se trata de una expresión o voz genérica que no puede catalogarse como marca conforme a los artículos 134 y 135 de la decisión 486, no existiendo limitación legal alguna que impida a VISA utilizarla pues el organismo administrativo competente no se ha pronunciado.

      Por otra parte, y con referencia al periculum in mora, tampoco existe, por cuanto al no existir un pronunciamiento del organismo administrativo, sobre quien es el titular de la pretendida marca infringida, titularidad que permitiría que forme parte de su patrimonio, no se puede hablar de perjuicios si todavía no se sabe o no esta determinado quien es el titular.

      (…)

      No escapará a ningún lector que toda esta materia es de riguroso orden público, de allí que, cuando la sentencia cautelar prohíbe a TODOTICKET 2004, sus causahabientes, empresas relacionadas o filiales, usar, utilizar, gozar, exponer, reproducir, comunicar, explotar, difundir o transferir el signo definitivo “VALE” que se encuentra identificado en la tarjeta electrónica introducida al mercado por esa empresa para la gestión del bono alimentario de los trabajadores, así como la orden de abstenerse de fabricar, distribuir, importar, exportar y en alguna forma comercializar el producto y/o servicio con la denominación de: Tarjeta Electrónica TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE, mientras contenga el referido signo distintivo “VALE”, se impide o en el mejor de los casos perturba notoriamente, el derecho de la masa trabajadora de país que utiliza la Tarjeta Electrónica para adquirir alimentos, lo cual afecta gravemente la seguridad alimentaría y la salud de esas personas lo cual es materia de orden público constitucional, todo lo cual debió tomar en consideración la Juez para no decretar la medida o en todo caso, otorgar un plazo suficiente a los pretendidos agraviantes para que hiciera las correcciones necesarias y no afectar de una manera grosera como lo hizo, el derecho a la salud de la mayoría de la clase trabajadora.

      Es evidente, de acuerdo a los hechos anteriores, que existe una situación grave por los daños que se han producido tanto al interés del demandado y, sobre todo, al colectivo trabajador que utiliza la tarjeta “TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE”, quienes no podrán utilizarla para adquirir alimentos. En efecto, el edicto ordenado por el Tribunal de Municipio y publicado en la prensa nacional también está dirigido a los consumidores y comercios que utilizan la tarjeta “TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE” para que cumplan la orden cautelar.

      Esto acredita la gravedad de la situación y hace procedente la oposición a la cautelar para suspender los efectos de la misma, lo cual se justifica por cuanto el Juez no puede hacer uso de un poder ilimitado, pues las medidas cautelares, no pueden conculcar derechos fundamentales quebrantando de una manera grosera el orden público, pues se afecta a una parte importante de la colectividad o al interés general, trascendiendo el interés particular del accionante.

      En consecuencia, debió el Tribunal apegarse a los parámetros que la Constitución y la Ley le imponen, y observar que la medida cautelar dictada quebranta de manera ostensible el ordenamiento jurídico, siendo franca y grosera la violación del orden público constitucional, pues no sólo afecta los derechos e intereses constitucionales de los demandados sino que de una manera palpable, violenta afecta los derechos a la salud y alimentación de una gran masa de la población trabajadora del país a quién, con la cautelar se le impide, o al menos perturba, de una manera grosera su derecho a adquirir a través de la tarjeta TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE, los alimentos necesarios para su sustento, cuyos derechos están por encima del subjetivo y privado de las partes y que, en todo caso, por tener ese carácter, cualquier circunstancia que los dañe está afectada por el orden público, lo que hace también, por este motivo procedente la oposición.

      ** De la sociedad mercantil Visa Internacional Service Association (f. 159 al 172, p.2):

      (…) El Juzgado de Municipio era incompetente para decretar la Medida Cautelar, ya que de acuerdo con la Sentencia Nº 01153 del 30 de septiembre de 2004 de la Sala de Casación Civil –citada erróneamente por el Juzgado de Municipio en el propio auto que contiene la Medida Cautelar- los tribunales con competencia para decretar la Medida Cautelar eran los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

      En efecto, de acuerdo con la sentencia de la Sala de Casación Civil, la cual constituye el criterio jurisprudencial más importante en la materia; los Juzgados de Municipio son sólo excepcionalmente los tribunales competentes para decretar las protecciones cautelares marcarias, cuando existen razones de urgencia que lo justifiquen.

      (…)

      Por ello, Ticketven debió solicitar la protección cautelar marcaria en los Tribunales de Primera Instancia, los cuales se encontraban funcionando normalmente en el momento en que Ticketven presentó la solicitud cautelar ante el Juzgado de Municipio.

      (…)

      En el presente caso se extendió a favor de Ticketven una protección marcaria sobre un signo (“VALE”) que (i) aún el organismo nacional competente, el SAPI, no se ha pronunciado sobre quién posee su exclusividad y (ii) que no puede considerarse “marca” de acuerdo con los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, ya que se trata de una expresión genérica que no es apropiable; de dicha situación se evidencia que la pretensión principal de Ticketven, una supuesta infracción de marca, no resultará favorable y, por tanto, la inexistencia del requisito de fumus boni iuris.

      Es importante resaltar que el 7 de abril de 2006, VISA solicitó ante el SAPI el registro de la marca “VISA VALE”, la cual quedó anotada bajo la inscripción Nº 7678/06. No obstante, Ticketven se opuso a tal solicitud de registro, según se evidencia del Boletín de la Propiedad Industrial Nº 482 del 25 de octubre de 2006.

      En tal sentido, ante el SAPI cursa actualmente un procedimiento de oposición a la solicitud de registro de la marca “VISA VALE”, en el cual se resolverá si Ticketven tiene derechos exclusivos sobre la expresión “VALE”.

      Ahora bien, mientras que el SAPI no se pronuncie sobre ello, no existe limitación legal alguna que impida a VISA utilizar tal denominación en su marca, ya que hasta ahora nadie tiene su exclusividad. Por ello, el Juzgado de Municipio carecía de fundamentos para presumir que VISA podía estar infringiendo una supuesta marca de Ticketven.

      (…)

      Así, la protección judicial concedida por el Juzgado de Municipio sobre la expresión “VALE” posiciona a Ticketven en un monopolio potencialmente perpetuo sobre el uso de una denominación genérica, erigiéndose de esta manera un obstáculo que limita el libre desarrollo de las actividades empresariales de VISA y de los demás competidores que entren al mercado y requieran la utilización del signo “VALE” para desarrollar sus actividades.

      (…)

      En tal sentido, nos permitimos citar algunos ejemplos de marcas cuyos titulares compiten en un mismo mercado y que –al igual que VISA con el uso de la marca “VISA VALE”- utilizan denominaciones genéricas acompañadas de otros elementos, sin que exista una infracción de marcas:

      Coca-Cola y Pepsi-Cola

      Ford Motors y General Motors

      Café El Peñón y Nescafé

      Estos ejemplos de marcas reconocidas mundialmente, se refieren al uso de denominaciones genéricas sobre el objeto de los productos o servicios que sus titulares comercializan: refrescos (“cola”), vehículos automotores (“motors”) y bebidas de café (“café”), no constituyendo tal situación una infracción de marcas.

      Pues bien, en el presente caso la expresión “VALE” carece de un titular que pueda encontrarse afectado, ya que el SAPI no le ha concedido a nadie derechos exclusivos sobre el signo “VALE” y no podrá concederlos pues se trata de una denominación genérica de carácter inapropiable.

      En vista que no existe un titular que posea derechos exclusivos sobre el signo “VALE”, pues tal expresión no constituye una marca, no es posible que su uso configure una infracción de marca, y por tanto, cause daños económicos a alguien.

      En tal sentido, Ticketven no demostró la existencia del requisito del periculum in mora para decretar la Medida Cautelar, ya que VISA no puede causarle daños económicos a Ticketven por medio del uso de la marca “VISA VALE”. En efecto, Ticketven no posee derechos exclusivos sobre la expresión “VALE”, en virtud que el SAPI no se los ha concedido y no podría concedérselos por tratarse de una denominación genérica, inapropiable, de acuerdo con el artículo 135 de la Decisión 486.

      (…)

      Asimismo, el uso de la marca “VISA VALE” no causa ningún tipo de confusión para los consumidores al momento de seleccionar una tarjeta electrónica para gestionar su bono de alimentación. VISA es una marca mundialmente reconocida y con un gran prestigio internacional que denota claramente el origen empresarial de las tarjetas electrónicas “Todoticket Alimentación VISA VALE”.

      Es decir, el sólo uso de la marca “VISA” con sus letras y colores característicos junto a la denominación genérica “VALE” (VISA VALE), le otorga una distintividad a la marca para diferenciarse de las tarjetas emitidas por Ticketven. Por ello, no es cierto que exista confusión alguna en el mercado y que, en virtud de ello, puedan causárseles daños económicos a Ticketven por lesiones a su reputación o por razones de migración de sus clientes.

      Por tanto, es falso que VISA pueda causarle daños a Ticketven y quedar ilusoria la sentencia definitiva en caso de no decretarse una protección cautelar, ya que VISA no puede estar infringiendo una marca, y por tanto causando daños económicos a Ticketven, cuando Ticketven no tiene ningún derecho de exclusividad sobre la expresión “VALE” ni podrá detentarlo nunca.

      Fundamentado en lo anterior, solicitamos respetuosamente a ese Tribunal que revoque la Medida Cautelar acordada mediante auto del 29 de noviembre de 2006, en virtud que no existen fundamentos que permitan sostener que el uso de la marca “VISA VALE” se encuentra causándole daños a Ticketven.”

      Mediante auto de fecha 10.07.2007 (f. 842 al 855, p.2), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró Sin Lugar la oposición a la medida cautelar decretada por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en lo siguiente:

      (…) Se debe tomar en consideración, que la única finalidad de las medidas cautelares es simplemente evitar que no se haga ilusoria la ejecución del fallo, lo cual podría constituir el objetivo de las medidas cautelares típicas.

      Este aspecto ha sido considerado por la Sala de Casación Civil, la cual ha reconocido la posibilidad de decretar medidas preventivas, ante el ejercicio de acciones, de la siguiente forma:

      Ahora bien, considera la Sala que, efectivamente, como lo alega el formalizante, esa consecuencia que la recurrida atribuye a la norma del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, no tiene carácter absoluto y que el efecto de la condición instrumental de la medida preventiva, no restringe la procedencia de ésta en todos los casos en que la acción sea mero-declarativa, porque ello dependerá de la finalidad y efectos de la una y de la otra. Así, por ejemplo, están expresamente previstas medidas preventivas en los juicios de divorcio, que se dirigen a garantizar la efectividad mediata de la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial, en cuanto ésta implica directamente consecuencias patrimoniales. En otro orden, ha declarado también la Sala la posibilidad de medidas preventivas en procedimientos de acciones mero-declarativas, para garantizar el pago de unas eventuales costas. (Sentencia de fecha 6 de agosto de 1969, Gaceta Forense, 2da etapa, Nº 65, pág. 364).

      No pocas veces la naturaleza de la acción ejercida, implicará necesariamente unos efectos posteriores que ameriten o justifiquen la tutela la tutela cautelar, siempre por supuesto que se encuentren llenos los extremos correspondientes. (Sentencia del 16 de julio de 1998, con ponencia del Magistrado Alirio Abreu Burrelli, en el juicio de C.J.R. contra A.T.M.d.G. y otras, en el expediente 96-742)

      De manera tal que, conforme a la doctrina de la Sala de Casación Civil, antes señalada, así como en la Sentencia proferida por la referida Sala en fecha 30 de septiembre de 2.004 y la Decisión 486, considera esta Juzgadora que el hecho de que la acción intentada sea de Uso Indebido de Marca y Daños y Prejuicios, la cual da lugar a una sentencia de condena, resulta a priori, decretar medidas cautelares, puesto que es evidente ante la luz de los ojos de la justicia que en el presente juicio si existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, aunado al hecho de que en el caso tal de que sea cierto el uso indebido de la marca en cuestión así como los daños y perjuicios reclamados, tal actuación repercutiría en la pretensión de la parte actora. Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

      Se tiene, pues, el siguiente escenario, una solicitud de medida de cautela innominada a fin de que se ordene: (i) Que se prohíba a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean éstas regulares o irregulares, la utilización del signo distintivo VALE, impidiéndoles usar, utilizar, gozar, exponer, reproducir, comunicar, explotar, difundir o transmitir por cualquier medio de comunicación social, prensa o cualquier tipo de publicidad, el signo “VALE” o signo parecido. (ii) Que se ordene a la empresa TODOTICKET 2004, C.A., identificada en la presente solicitud, que se abstenga de seguir utilizando el signo VALE, en la tarjeta denominada TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE perturbando el derecho que ostenta su representada y confundiendo al público consumidor, y en tal sentido se decrete el “Secuestro” e incautación de todo el material plástico contentivo de dicha tarjeta, bien que el mismo se encuentra en la sede de TODOTICKET 2004, C.A., o circulando en el público consumidor o establecimientos comerciales, así como también se secuestre y ordene el retiro de toda publicidad, papelería, facturas, avisos y demás instrumentos contentivos del signo VALE que se esté utilizando por la infractora para identificar la prestación del servicio de administración del bono de alimentación a través de tickets canjeables. Y (iii) se ordene la notificación del derecho cautelar a los consumidores y comerciantes, mediante la publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional, con la advertencia de que no pueden usar, utilizar, gozar, exponer, reproducir, comunicar, explotar, difundir, transmitir, comprar, vender, distribuir, importar o exportar por cualquier medio, ningún producto financiero destinado a administrar el sistema de bonos de alimentación y tickets canjeables con el signo “VALE”, distinto al explotado VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., que es la única titular de la marca VALEVEN Tickets Canjeables, explicando a dicho público consumidor que la denominación y signos utilizados en la tarjeta denominada TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE, no está relacionada la empresa VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., ni con sus productos Tickets canjeables VALEVEN y VALEVEN ALIMENTACIÓN, con la finalidad de impedir se siga engañando al público consumidor.

    2. De las medidas cautelares innominadas.

      Los artículos 585 y 588 (Parágrafo Primero) del Código de Procedimiento Civil establecen los requisitos necesarios para la procedencia de las medidas cautelares innominadas.

      Dice el artículo 588, Parágrafo Primero, del Código de Procedimiento Civil:

      Parágrafo Primero. Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.

      Este dispositivo legal, se debe concordar con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil que establece los requisitos de procedencia, en forma genérica, de las medidas preventivas:

      Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

      Los requisitos a que se refiere la disposición transcrita, han sido analizados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 653 de fecha 04 de abril de 2003, en los términos siguientes:

      En tal sentido, lo primero que debe constatar esta Sala Constitucional es la observancia del criterio asumido por este Tribunal Supremo respecto a las denominadas medidas preventivas innominadas, las cuales han sido consagradas en el artículo citado supra, que faculta al Juez para poder adoptar este tipo de medida, debiendo previamente verificar el cumplimiento de los requisitos previstos o exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, al disponer:...

      Así, para acordar una medida cautelar innominada de las previstas en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se requiere cumplir las condiciones generales para la procedencia de las cautelas procesales previstas en el artículo 585 eiusdem, esto es:

      1. Debe existir riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y medio de prueba suficiente del cual se desprende ello.

      2. Debe existir presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y medio de prueba del cual se desprenda suficientemente ello.

      Adicionalmente, es necesario acotar que los extremos requeridos por la norma antes transcrita son necesariamente concurrentes junto al especial extremo consagrado en el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, es decir, cuando hubiere fundado temor de que se causen lesiones graves o de difícil reparación. Así pues, que faltando la prueba de cualquier de estos elementos, el juez no podría bajo ningún aspecto decretar la medida preventiva. Sin embargo, es necesario indicar que en materia de Derecho Público donde puedan estar en juego intereses generales, el juez debe además realizar una ponderación de los intereses en conflicto para que una medida particular no constituya una lesión de intereses generales en un caso concreto.

      De manera que, concatenado tal razonamiento con el carácter excepcional de la inaplicación de una norma, la condición de irreparable o de difícil reparación cobra vital importancia para poder acordar la suspensión que se solicita.

      Asimismo, tal como ha sido doctrina vinculante de esta Sala, dada la naturaleza perentoria que arropa a toda pretensión cautelar, se hace necesario entrar a apreciar la correlación del carácter de urgente de la solicitud, con la necesidad que, se presume, de dictar la cautela solicitada con el propósito de evitar que se cause un perjuicio grave e irreparable al justiciable."

      Ahora bien, la cautela innominada o medidas innominadas, dice, el doctor R.O.O., en su libro El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas, p. 819, son “aquellas disposiciones cautelares que, a solicitud de parte puede decretar el juez, autorizando o prohibiendo la actuación de algunas de las partes para asegurar la ejecución del fallo y la efectividad de un proceso pendiente y para evitar que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, o que si el daño es continuo tomar las disposiciones pertinentes para evitar dicha continuidad”

      Estas medidas innominadas para que puedan ser decretadas, de acuerdo al 588 del Código de Procedimiento Civil, en sus tres parágrafos, como dice el mismo autor (ob. cit. p. 822), requiere:

      1) El cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 585 del mismo Código;

      2) Que se evidencie de las actas del proceso que una de las partes pueda cometer una lesión de difícil o imposible reparación al derecho de la otra, o quien si el daño es continuo se requiera la intervención de los órganos jurisdiccionales para hacer cesar esa continuidad.

      Estos requisitos se conocen doctrinalmente como el peligro en el retardo (periculum in mora), apariencia del buen derecho (fumus boni iuris), y el peligro inminente de daño o lesión (periculum in damni), requisitos estos que deben ser probados sumariamente, en el sentido de demostrar que la parte ha desplegado una conducta activa u omisiva de manera ilegítima en perjuicio de la otra parte. Temor o riesgo que, en el decir del doctor P.A.Z., en su monografía Providencias Cautelares en el nuevo Código de Procedimiento Civil, p. 38, “no es pues el simple riesgo de la ejecución de la sentencia, de precaver el que pueda cumplirse una sentencia condenatoria, sino, además, de poner coto a una actitud destemplada, ilegal, ilegítima o ilícita de una parte que perjudique el derecho de la otra”.

      Es considerada doctrinariamente como un verdadero amparo dentro del proceso, ya que no está dirigida a bienes sino a conductas, y sólo cuando la lesión es continua podría recaer sobre contenidos patrimoniales.

      Debe resumirse, pues, que las medidas innominadas para que puedan ser decretadas, de acuerdo al 588 del Código de Procedimiento Civil, en sus tres parágrafos, requiere: (i) El cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 585 del mismo Código; (ii) Que se evidencie de las actas del proceso que una de las partes pueda cometer una lesión de difícil o imposible reparación al derecho de la otra, o que si el daño es continuo se requiera la intervención de los órganos jurisdiccionales para hacer cesar esa continuidad.

      Significa que, por imperio del mencionado artículo en su parágrafo primero, el Juez tiene la potestad de dictar o decretar cautela general o innominada, cuando la considere adecuada, rigiendo la aplicación de los requisitos del artículo 585 del mismo Código –riesgo de que no se haga ilusorio el fallo y presunción del buen derecho- y además, en forma especifica, que exista fundado temor en que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Requisitos que deben considerarse cumplidos con apoyo en los elementos de juicio que el solicitante de la medida aporte, para la formación de la convicción del Juez.

      En otro orden, es oficioso hacer mención de la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial (Acuerdo de Cartagena), el cual es texto normativo acogido por nuestra legislación, el cual en su letra señala entre otras cosas, lo siguiente:

      Artículo 154. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

      Artículo 245. Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

      Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

      Artículo 246. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

      1. el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

      2. el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

      3. la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

      4. la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

      5. el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

      Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

      Artículo 247. Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

      Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (Negritas de esta Alzada)

      Por su parte, la Ley Sobre el Derecho de Autor, al respecto, sostiene lo siguiente:

      Artículo 112. Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y, medidas previstas en el artículo precedente serán decretadas por el Juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarlas, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la medida.

      Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos, desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio principal.

      Las pruebas y medidas serán practicadas por el Juez que las decretare, por su comisionado o por la autoridad policial a quien el Juez requiera para ello, con la intervención, si fuere necesario, de uno o más peritos designados en el decreto respectivo o por decreto del Juez comisionado. (Negritas de esta Alzada)

      Ahora bien, el Reglamento de la Ley Sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, en su letra indica:

      Artículo 59. De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 351, el Juez competente, además de las medidas cautelares contempladas en la Ley sobre el Derecho de Autor, podrá ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, así como cualquiera otra medida cautelar de las previstas en el Código de Procedimiento Civil.

      Artículo 60. Son competentes para conocer de los asuntos relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil o de Primera Instancia en lo Penal, según corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley sobre el Derecho de Autor y sin perjuicio de la atribución que el artículo 140 de la misma Ley confiere al Consejo de la Judicatura. (Negritas de esta Alzada)

      Ahora bien, en el presente juicio se pretende el decreto de una cautelar innominada que comprenda (i) la prohibición a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean éstas regulares o irregulares, la utilización del signo distintivo VALE, impidiéndoles usar, utilizar, gozar, exponer, reproducir, comunicar, explotar, difundir o transmitir por cualquier medio de comunicación social, prensa o cualquier tipo de publicidad, el signo “VALE” o signo parecido; (ii) que se ordene a la empresa TODOTICKET 2004, C.A., que se abstenga de seguir utilizando el signo VALE, en la tarjeta denominada TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE perturbando el derecho que ostenta su representada y confundiendo al público consumidor, y en tal sentido se decrete el “Secuestro” e incautación de todo el material plástico contentivo de dicha tarjeta, bien que el mismo se encuentra en la sede de TODOTICKET 2004, C.A., o circulando en el público consumidor o establecimientos comerciales, así como también se secuestre y ordene el retiro de toda publicidad, papelería, facturas, avisos y demás instrumentos contentivos del signo VALE que se esté utilizando por la infractora para identificar la prestación del servicio de administración del bono de alimentación a través de tickets canjeables; y (iii) se ordene la notificación del derecho cautelar a los consumidores y comerciantes, mediante la publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional, con la advertencia de que no pueden usar, utilizar, gozar, exponer, reproducir, comunicar, explotar, difundir, transmitir, comprar, vender, distribuir, importar o exportar por cualquier medio, ningún producto financiero destinado a administrar el sistema de bonos de alimentación y tickets canjeables con el signo “VALE”, distinto al explotado VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., que es la única titular de la marca VALEVEN Tickets Canjeables, explicando a dicho público consumidor que la denominación y signos utilizados en la tarjeta denominada TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE, no está relacionada la empresa VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., ni con sus productos Tickets canjeables VALEVEN y VALEVEN ALIMENTACIÓN, con la finalidad de impedir se siga engañando al público consumidor. Lo solicitado constituye una carga procesal de la parte solicitante de esa cautela, aportar los elementos de juicio necesarios para que se decrete la medida que solicita.

      En primer lugar, quiere apreciar esta Alzada que está corroborada la competencia del Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para conocer y decretar la medida innominada solicitada, todo esto con apego al artículo 112 de la Ley Sobre el Derecho de Autor, y el artículo 60 del Reglamento de la Ley Sobre el Derecho de Autor, y al haber demostrado la parte solicitante de la protección cautelar las razones de urgencia para decretar la misma, esto se evidencia de las resultas de la inspección ocular llevada a cabo por el Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de noviembre de 2.006, realizada sobre la página web, en la que el experto designado para llevar a cabo dicha tarea visualizó el uso de la palabra “VALE” debajo del logotipo “VISA” .

      En segundo lugar, para considerar cumplidos los requisitos de procedencia de la medida cautelar innominada que solicita, la parte actora ha señalado que se evidencia con claridad meridiana, de los hechos narrados en su escrito de solicitud de referida medida innominada, que se le causarían grandes perjuicios a ésta sí se le permitiese a los demandados seguir utilizando el signo distintivo “VISA VALE”, como lo han venido haciendo, ya que el uso del mismo causa enorme confusión entre los consumidores y va en detrimento directo de la sociedad mercantil VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., ya que a su decir, es ella la que posee el derecho de uso del señalado signo “VALE” en los productos que oferta en el mercado de consumo.

      Así las cosas, observa quien sentencia que la parte actora demandó por uso indebido de marca y daños y perjuicios, y solicitó la protección marcaría mediante un escrito de medida cautelar innominada, es decir, que lo que queda es el estudio de las pruebas aportadas por la parte actora, para así evidenciar, si del cúmulo probatorio se configuran los requisitos concurrentes necesarios para el otorgamiento de la medida innominada solicitada.

      Siendo así, se evidencia de las actas que componen el proceso que la parte actora trajo a los autos las siguientes recaudos: (i) Una serie de recortes de prensa publicitarios de la empresa TODOTICKET en donde se evidencia el uso de la palabra “VALE” (f. 55 al 57, p.1); (ii) Reporte de afiliados por Estados a la empresa VALEVEN TICKET CANJEABLE; (iii) Una serie de certificados de registros de marcas de los nombres: , en diferentes clases internacionales, por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) (f. 22 al 102, p.2); (iv) Boletín de Propiedad Industrial donde se evidencia que entre las marcas de servicios concedidas se encuentran: VALEVEN ALIMENTACIÓN y VALEVEN; entre las marcas de productos concedidas se encuentra: VALEVEN (f. 103 al 108, p.2); (v) Inspección ocular llevada a cabo por el Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de noviembre de 2.006, realizada sobre la página web, en la que el experto designado para llevar a cabo dicha tarea, visualizó el uso de la palabra “VALE” debajo del logotipo “VISA” (f. 14 al 20, p.2), entre otros.

      Por su parte, los codemandados en el lapso de oposición y con el fin de revocar la medida innominada solicitada por la actora, se limitaron a solicitar un informe emanado de la Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, por medio del cual la referida institución señaló que existe una solicitud de Marca de Servicio “VISA VALE”, bajo el Nº 06-7678, protegida para la clase 36 internacional, hecha por VISA INTERNACIONAL SERVICE ASSOCIATION, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 480 de fecha 17 de julio de 2.006, y que en fecha 30 de agosto fue introducida una observación por la representante judicial de la sociedad mercantil VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., posteriormente publicada como observada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 482 de fecha 25 de octubre de 2.006 (f. 840 y 841, p.2).

      Al respecto, observa este Juzgador que el fin de la parte demandada es indicar que habiendo una oposición al registro de la marca “VISA VALE” por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mal pudo la parte actora accionar por vía jurisdiccional para satisfacer su pretensión y mucho menos el Tribunal tenía competencia para conocer del asunto controvertido, ya que según ella, lo correcto era esperar la resolución del ente administrativo (SAPI), acerca de la oposición al registro de signo distintivo “VISA VALE”, ya que según esta, es el referido organismo el que tiene la competencia en estos casos. Pero de ninguna forma trajo elementos probatorios a los autos, que desvirtuaran la solicitud de la medida innominada. Además válido es acotar que la vía administrativa no obsta para ejercer la vía jurisdiccional, es decir, no causa perjudicialidad alguna para accionar por vía judicial para resolver los conflictos que se susciten. En consecuencia, la prueba suministrada por la parte demandada resulta a todas luces impertinente con respecto de la medida solicitada, ya que no aporta elementos al Juez capaces de servir de oposición para dictar la medida cautelar solicitada.

      Analizados como han sido los requisitos para la procedencia de la medida cautelar innominada solicitada por la parte actora y el cúmulo de pruebas que trajo a los autos para lograr así su decreto, son verosímiles para verificar el requisito de la existencia del buen derecho, ya que lo que se ventila es el uso de una marca “VALE”, la cual se evidencia su registro por ante la autoridad competente (SAPI), realizada por parte de la sociedad mercantil VALE CANJEABLE TICKETVEN.

      Por otro lado, si existe efectivamente el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la existencia del temor de que se causen lesiones graves o de difícil reparación, segundo y tercer requisito de procedibilidad de las medidas cautelares innominadas, esto se verifica en el hecho de que las sociedades mercantiles TODOTICKET 2.004, C.A., en unión con VISA INTERNACIONAL SERVICE ASSOCIATION, introdujeron al mercado la tarjeta de alimentación que contiene el signo distintivo “VISA VALE”, la cual se encuentra a la orden de los consumidores y de los comercios en este preciso momento. En consecuencia, el no otorgar la medida innominada solicitada, podría causar un daño a la parte solicitante, en el hecho de que si resultare con lugar la pretensión de fondo de la actora y no se haya acordado anteriormente la medida, la dispositiva de la sentencia no haría diferencia ninguna, ya que tenemos que tomar en cuenta que mientras más tiempo se encuentre la tarjeta en el mercado, más confusión estaría causando la misma, tanto a los consumidores como a los comercios que trabajan con ellas. Y no menos importante es el daño de imagen que sufriría la empresa VALE CANJEABLE TICKETVEN, C.A., con el pasar del tiempo, daño este que sin lugar a dudas, de no otorgarse la respectiva medida cautelar innominada, no recompensaría una posible sentencia que declare con lugar la presente demanda. ASÍ SE ESTABLECE.-

      Así pues, habiendo llenado los requisitos para la procedencia de la medida innominada solicitada por la actora y siendo que los extremos del artículo 585 y 588, parágrafo primero, del Código de Procedimiento Civil, son de cumplimiento concurrente para la procedencia de la medida cautelar, se ratifica en todas y cada una de sus partes la medida cautelar innominada decretada por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29.11.2006 y ratificada el 10.07.2007 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. ASÍ SE DECIDE.-

  4. DISPOSITIVA.-

    En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO

SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 11.07.2007 (f. 857 y 858, p.2), por los abogados Dubraska Galárraga Ponce y R.R., en su carácter de apoderados judiciales de la partes codemandadas, sociedades VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION y TODOTICKET 2004, C.A., contra la decisión del 10.07.2007 (f. 842 al 855, p.2) dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró Sin Lugar la oposición a la medida cautelar decretada y ratificó en todas y cada una de sus partes la medida cautelar decretada por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29.11.2006, y consecuentemente, condenó en costas a la parte perdidosa por haber resultado totalmente vencida en la incidencia de oposición a la medida cautelar.

SEGUNDO

IMPROCEDENTE la oposición a la medida cautelar innominada realizada por las sociedades VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION y TODOTICKET 2004, C.A. En consecuencia, se ratifica dicha medida en los siguientes términos: (i) se prohíbe en forma inmediata a la empresa TODOTICKET 2004, C.A., suficientemente identificada en autos, sus causahabientes, empresas relacionadas o filiales, usar, utilizar, gozar, exponer, reproducir, comunicar, explotar, difundir o transferir el signo distintivo “VALE” que se encuentra identificado en la tarjeta electrónica introducida al mercado por esa empresa, para la gestión del bono alimentario de los trabajadores; en consecuencia debe abstenerse de fabricar, distribuir, importar, exportar y en alguna forma comercializar el producto y/o servicio con la denominación de: Tarjeta Electrónica TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE, mientras contenga el referido signo distintivo “VALE”; por tanto no podrá promocionar y en cualquier forma publicitar por medios impresos, radio, televisión, Internet y otros, la referida tarjeta electrónica, producto o servicio, que mencione o incluye el signo distintivo “VALE”, prohibiéndose a la empresa TODOTICKET 2004, C.A., el uso del signo distintivo “VALE” en todo tipo de papelería, facturas, documentación, avisos y otros medios de identificación o publicidad. (ii) Se ordena a la empresa TODOTICKET 2004, C.A., recabar y retirar en forma inmediata todo el material plástico contentivo del signo distintivo “VALE” en la tarjeta electrónica “TODO TICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE”, bien sea que se encuentre en la sede de la presunta infractora o de sus empresas relacionadas. Así como también se ordena a TODOTICKET 2004, C.A., el retiro de toda publicidad, papelería, facturas, avisos y demás instrumentos contentivos del signo “VALE” que puedan encontrarse en la sede de la empresa TODOTICKET 2004, C.A., o en la sede de sus empresas relacionadas, clientes o medios publicitarios y de difusión masiva. (iii) Se ordena la notificación del presente decreto cautelar, dirigido a los consumidores y empresas y comercios que utilizan la tarjeta TODOTICKET ALIMENTACIÓN VISA VALE, mediante la publicación de un edicto en los diarios EL NACIONAL y EL UNIVERSAL.

TERCERO

Queda así confirmada la decisión apelada.

CUARTO

Se condena en las costas del recurso a la parte demandada, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, por haber sido confirmado en todas sus partes el fallo apelado.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA, y BÁJESE en su oportunidad.

EL JUEZ

DR. FRANK PETIT DA COSTA

LA SECRETARIA

Abg. FLOR CARREÑO AGUIAR

Exp. 08.10097

Protección marcaría (medida)/Interlocutoria

Reenvío

Materia: Mercantil.

FPD/fc/wy

En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión siendo las once y cuarenta minutos de la mañana. Conste,

La Secretaria,

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